janvier 2010

Marchés publics Procédure de passation Délai de remise des offres : les acheteurs publics devront se montrer vigilants Le conseil d’Etat vient de rendre un arrêt qui renforce les conditions relatives au délai de remise des offres par les candidats. Au titre de l’égalité de traitement des candidats, les délais de remise des offres sont très encadrés par le droit de la commande publique. S’agissant notamment de la détermination du début du délai de remise des offres pour les procédures formalisées, c’est la date d’envoi de l’avis de publicité à la publication qui déclenche les délais de remise des candidatures et des offres. Le choix de la date de parution de l’avis dans les différentes publications comme point de départ du délai n’est en effet pas apparu opportun, dans la mesure où les acheteurs publics ne maîtrisent pas les dates de publication dans les supports concernés. Il convient de rappeler que l’ensemble des délais concernant les procédures formalisées sont des délais minimum, qui doivent impérativement être respectés. Cependant, les difficultés rencontrées visent principalement les procédures adaptées, dont les délais sont librement définis par l’acheteur public. C’est pourquoi, nonobstant ce principe de liberté, la notion de délai « correct » a été retenue. Pour que les délais prévus soient imposés aux concurrents, encore faut-il que ces derniers aient eu un délai correct pour préparer et envoyer leurs offres. Aussi est-il nécessaire, en procédure formalisée ou adaptée, de tenir compte de la complexité d’un projet, pour déterminer un délai raisonnable, dont la durée peut être supérieure aux délais minimum. Le non-respect de cette exigence est susceptible de compromettre le respect du principe d’égalité des candidats : ainsi des délais trop courts sont-ils, en pratique, de nature à désavantager les entreprises de taille modeste, dont les services administratifs sont moins étoffés que d’autres entreprises de taille plus importante. Dans ce contexte, le conseil d’Etat vient de rendre un arrêt, qui renforce l’obligation, pour les acheteurs publics, de veiller à une juste proportionnalité entre la complexité du dossier et le délai incombant aux candidats pour remettre leurs offres : « considérant que, pour juger que le délai ouvert entre la date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence et la date limite de remise de l’offre était insuffisant pour assurer une publicité suffisante auprès des candidats ayant vocation à y répondre, le juge des référés a pu, sans faire reposer son raisonnement sur une dénaturation des pièces du dossier, retenir que le délai ouvert entre la date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence et la date limite de remise des offres était insuffisant, compte tenu du montant du marché de 160 000 € ». Les acheteurs publics devront donc se montrer vigilants, lors du lancement de leurs marchés. On comprendra aisément que les marchés de nouvelles technologies, en général, et les marchés informatiques, en particulier, seront concernés par ces dispositions. Si les principes énoncés par les Sages du Palais-Royal apparaissent légitimes, la décision pourra surprendre les personnes publiques, s’agissant du point de départ du délai de remise des offres. Le Conseil d’Etat retient, en effet, pour les procédures adaptées, la date de publication et non la date d’envoi de l’avis, comme point de départ du délai de remise des offres. Cette disposition risque de conduire les acheteurs publics, qui ne maîtrisent pas les délais de parution des différents annonceurs, à devoir prendre une marge importante, en matière de délai de réponse des candidats. Conseil d’Etat, 5 août 2009 (Mise en ligne Septembre 2009)

Marchés publics Procédure de passation Première application du nouveau référé précontractuel en matière de nouvelles technologies L’important arrêt Smirgeomes (1) vient de trouver une éclatante confirmation par un nouvel arrêt, rendu par le Conseil d’Etat le 22 juillet 2009 (2). Pour mémoire, dans son jugement du 3 octobre 2008, le Conseil d’Etat avait décidé que, dans le cadre des référés précontractuels, le requérant devait désormais apporter la preuve que le manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence invoquées l’avait lésé. En l’espèce, le Conseil d’Etat avait annulé la procédure de passation litigieuse, au motif que « le syndicat aurait indiqué à tort, dans les avis d’appel public à la concurrence, que le marché était couvert par l’accord sur les marchés publics, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, était susceptible d’avoir lésé ou risquait de léser la société Passenaut Recyclage ». Il a considéré que le juge des référés avait commis une erreur de droit. Dans l’affaire jugée en juillet 2009, le contrat litigieux visait un marché à bons de commande ayant pour objet l’acquisition d’un logiciel de gestion des marchés publics. La société Informatique et Systèmes, candidat évincé, soutenait que la commune de Nice avait commis deux manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence : une contradiction sur la qualification du marché et des imprécisions dans les informations, fournies dans les documents de la consultation, relatives aux conditions de présentation des variantes. Le tribunal administratif avait fait droit à la demande de la société requérante en annulant la procédure de passation du marché. Le Conseil d’Etat, saisi du dossier en appel, a donc confirmé sa première décision d’octobre 2008, en dépassant le cadre strict du formalisme pour s’interroger sur les faits incriminés et sur leurs réels impacts sur le candidat évincé (3). Selon le Conseil d’Etat, « il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre correspondant à l’objet du marché, soit susceptible d’avoir été ou d’être lésée par les irrégularités qu’elle invoque, à supposer que celles-ci sont établies ». Cette décision est d’autant plus importante qu’elle porte sur différents documents du dossier de consultation, et non plus sur le seul avis d’appel public à la concurrence. En effet, en appel, la société requérante invoquait : une contradiction entre l’avis d’appel public à la concurrence et les pièces constitutives du dossier de consultation ; un manque de précision sur l’estimation du montant du marché ; une présentation confuse du bordereau de prix ; une imprécision du dossier de consultation sur les variantes ; l’absence de mentions relatives aux exigences minimales. La confirmation de la jurisprudence novatrice de 2008 sur un périmètre étendu, apparaît désormais de nature à satisfaire les acteurs de la commande publique. (1) CE 3-10-2008, req. 305420 Smirgeomes (2) CE 22-7-2009, req. 314258 Commune de Nice (3) CE 5-8-2009, req. 307117 Région Centre (Mise en ligne Septembre 2009)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque Le 30 janvier 2007, Microsoft lançait son nouveau système d’exploitation, WINDOWS VISTA. La marque éponyme a été déposée au cours de l’été 2005, auprès de l’OHMI (1) pour désigner, notamment les « logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes d’exploitation ». Une société de production de programmes télévisés, cessionnaire, selon inscription au Registre National des Marques (2), d’une marque française VISTA déposée en 2003, protégée notamment pour les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ainsi que les logiciels, a assigné la société américaine en contrefaçon de sa marque. La marque VISTA n’est pas encore exploitée, mais il est prévu qu’elle identifie une chaîne de télévision à vocation généraliste. Le défaut d’exploitation d’une marque française enregistrée depuis moins de cinq ans ne fait pas obstacle à l’action en contrefaçon. En effet, l’identité ou la similitude des produits s’apprécie par rapport au libellé de la marque et non par rapport aux produits effectivement exploités. L’imitation suppose une similitude visuelle et/ou phonétique et/ou intellectuelle des signes en conflit. L’appréciation du risque de confusion est fondée sur l’impression d’ensemble des signes en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En défense, la société américaine ne pourra pas, dans le cadre d’une action en déchéance de marque, invoquer le défaut d’exploitation de la marque VISTA. En revanche, la société américaine pourrait tenter de démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause, l’élément d’attaque « WINDOWS » de la marque WINDOWS VISTA étant notoire pour désigner des produits et services dans le domaine informatique. (1)Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) http://oami.europa.eu (2) Le cessionnaire d’une marque ne peut agir en contrefaçon qu’à compter de l’inscription de la cession au registre national des marques. Paru dans la JTIT n°66-67/2007 p.5 (Mise en ligne Juillet 2007)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… Le titulaire depuis 1981, de la marque « Nutri-Rich » pour désigner des produits cosmétiques a assigné en contrefaçon de marque une société, ainsi que sa filiale, au motif qu’elle a déposé en France en 2001, la marque quasi identique « Nutri-Riche » et qu’elle présente cette même marque en langue française sur son site internet. La société en cause exploite en effet un site internet pour présenter la totalité de ses produits, qu’ils soient à destination de l’Europe, de l’Amérique ou de l’Asie. Toutefois, le masque de beauté dénommé Nutri-Riche est présenté sur le site uniquement sous la mention « Autres pays » et ne fait pas l’objet d’une quelconque exploitation en France. La partie du site à destination de la France ne vise aucun produit sous la marque Nutri-Riche mais seulement sous la dénomination « Nutri Intense ». L’arrêt de cassation du 10 juillet 2007 (1) confirme la position de la Cour d’appel qui a opéré une distinction entre : l’acte de contrefaçon de marque caractérisé par le seul dépôt en France de la dénomination Nutri-Riche, l’usage sur internet de cette même marque qui ne saurait « être considéré comme visant le public français et constituer un acte d’exploitation sur le territoire français ». Cette décision confirme la jurisprudence Hugo Boss (2). Ainsi, la présentation d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure protégée en France, sur un site en langue française, n’est pas un acte de contrefaçon si les produits et/ou services ne sont pas fournis sur le territoire français. Le seul dépôt d’une marque en France constitue déjà un acte de contrefaçon, que la marque soit ou non exploitée sur le territoire français. C’est la raison pour laquelle il est conseillé d’être vigilant dans le choix d’une dénomination et d’effectuer préalablement à tout dépôt auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) des recherches exhaustives afin de vérifier que le signe choisi ne porte pas atteinte à des droits antérieurs : marque, nom de domaine, dénomination sociale, etc. Il est préférable : d’identifier toutes les marques de l’entreprise exploitées sur un site web et de vérifier les modalités d’exploitation selon les pays ; de mettre en place une stratégie de protection et de défense des signes sur internet ; de vérifier l’adéquation entre périmètre de protection géographique et exploitation effective d’une marque sur le web; d’être également attentif dans la présentation du site et d’indiquer notamment clairement les zones géographiques de livraison d’un produit. (1) Cass. com 10 juillet 2007. (2)Cass. com. 11 janvier 2005. Paru dans la JTIT n°69/2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées Il ressort de la décision du 2 octobre 2007 du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI qu’un nom de domaine composé d’une marque notoire à laquelle est accolé le préfixe « www » constitue un enregistrement parasitaire et porte atteinte aux droits de tiers même si ce nom de domaine ne pointe pas vers un site dans le même domaine d’activité que le requérant. Les marques notoires sont donc plus largement protégées sur internet. L’expert a ordonné la radiation du nom de domaine wwwactivia.fr. En effet, l’expert a constaté que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits de la société Compagnie Gervais Danone, requérant dans cette affaire. L’expert fonde cette décision sur le fait que le défendeur a enregistré un nom de domaine reproduisant le terme « activia » alors même que ce terme est l’objet de multiples droits de propriété intellectuelle appartenant au requérant. En outre, la radiation du nom de domaine a été ordonnée car le défendeur a cherché à profiter indûment de la notoriété des marques antérieures du requérant dans la mesure où le nom de domaine était composé des termes « www » accolés au vocable « activia » et que le point manquant peut facilement être omis, par erreur, par les internautes. Enfin, l’expert considère que le fait d’avoir choisi le nom de domaine wwwactivia.fr prouve que le défendeur a cherché à utiliser la notoriété attachée au terme « activia » pour capter à son profit les internautes. L’expert considère qu’un tel comportement est parasitaire. Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, 2 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant Le défaut de caractère arbitraire d’un nom de domaine ne constitue pas une parade absolue à la qualification par les juges du fond d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. C’est à cette conclusion que le titulaire du nom de domaine « annonce-bateau.fr » désignant un site de petites annonces de bateaux d’occasion est vraisemblablement parvenu. En effet, il a été jugé contrefacteur de la marque antérieure semi-figurative ANNONCES DU BATEAU n°03 3 254 800 enregistrée notamment pour des services de transmission d’informations à savoir la publication de bases de données de petites annonces. Sur la contrefaçon de marque, les juges ont plus particulièrement relevé que : les signes étaient très voisins d’un point de vue phonétique et, identiques sur le plan conceptuel « les deux signes renvoyant expressément à la notion d’annonces relatives à des bateaux » ; le risque de confusion s’apprécie au regard du public concerné, à savoir en l’espèce l’utilisateur d’internet désireux d’acquérir un bateau d’occasion, était certain « eu égard à l’identité des services désignés, à la quasi identité des signes, et à l’exploitation de la marque dans le même étroit créneau commercial que celui exploité en défense et cela depuis de nombreuses années sur un support papier ». Il ressort de la décision que l’usage ancien et constant depuis 1979 du signe constitutif de la marque antérieure déposée en 2003, dans un secteur concurrentiel limité, a été déterminant dans l’appréciation des juges. Les faits qui ont motivé la qualification de la concurrence déloyale sont également instructifs : le site accessible à partir du nom de domaine « annonce-bateau.fr » critiqué présentait des ressemblances troublantes avec le titre de la publication papier « annonces du bateau » et avec le site « annoncesbateau.fr » antérieurs : usage de couleurs, de figures et d’un slogan proches, créant un risque de confusion réel. Le titulaire du nom de domaine « annonce-bateau.fr » paraît visiblement avoir cherché à se placer dans le sillage de son concurrent, comportement déloyal qui justifie cette décision. TGI Paris, 3eme chambre, 3eme section, RG 05/12458, 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Comment faire constater la contrefaçon sur internet ? La nouvelle loi sur la contrefaçon(1) renforce la répression des actes de contrefaçon et les actions dont disposent les victimes à l’encontre des contrefacteurs. Cependant, le succès d’une action pour être efficace est subordonné à la preuve, qui incombe au demandeur, d’une part de ses droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de ses marques, brevets, dessins et modèles, droits d’auteur, logiciels, bases de données etc., d’autre part des atteintes portées à ces droits. Or, une telle preuve est délicate à rapporter lorsque les actes de contrefaçon sont commis sur le réseau internet. S’il est de principe que la preuve de la contrefaçon se rapporte par tout moyen et pourrait donc théoriquement résulter d’une impression d’écran, d’un mél, voire d’un témoignage, les particularismes du réseau internet ont conduit, en pratique, les tribunaux à faire montre d’exigences particulières. Une série de décisions récentes(2) a ainsi écarté pour défaut de valeur probante des constats d’huissier sur internet, au motif qu’ils n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Il convient, tout d’abord, de choisir une personne habilitée à procéder à un constat , tel un huissier. Un constat réalisé par ses propres moyens, même respectant les règles de l’art technique, sera sujet à contestation. Surtout, il est indispensable d’appliquer toutes les procédures techniques permettant de garantir la fiabilité des observations, depuis l’identification des matériels, système d’exploitation, logiciels, serveurs, jusqu’au vidage des mémoires caches et historiques, en passant par la désactivation des cookies, la vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy, du réglage de la mémoire interne de l’ordinateur etc. Le non respect de ces procédures a entraîné le rejet des constats et par voie de conséquence l’impossibilité d’établir la contrefaçon. Il convient encore de veiller à ne pas outrepasser ses droits en commettant des actes interdits sans autorisation de justice. Il en été jugé ainsi, par exemple, de l’aspiration d’un site web par un logiciel téléchargé à cet effet. Rappelons que, pour tous les constats nécessitant une intrusion dans les systèmes d’informations ou dans des zones d’un site à accès réglementé, il existe des procédures de saisie-contrefaçon permettant d’opérer des saisies descriptives ou réelles. Il est essentiel, avant d’entreprendre toute action en contrefaçon, de valider sa stratégie probatoire et s’il est décidé de procéder à un constat d’huissier, de donner à l’huissier une mission détaillée, afin de s’assurer que l’on disposera de moyens de preuve irréfutables. (1) Loi n°2007-1544 du 29/10/2007, JO du 30/10/2007 (2) TGI Mulhouse 7/02/2007 ; CA Paris 17/11/2006 (Mise en ligne Novembre 2007)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques Dans le cadre de la nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007, le régime des référés en matière de contrefaçon de marque organisé par l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) a été profondément modifié. L’ancien article L.716-6 du CPI organisait une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun des référés des articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile. En vertu de ses dispositions, le juge des référés pouvait uniquement interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon de marque ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties, sous certaines conditions strictement définies et contraignantes, en particulier à la condition qu’une action au fond ait été engagée, préalablement et, à bref délai à compter du jour où le demandeur avait eu connaissance des actes argués de contrefaçon. Le nouvel article L.716-6 du CPI, se rapproche du référé de droit commun et élargit les mesures qu’un juge des référés peut prononcer. Dorénavant, le juge des référés peut prononcer, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ainsi que toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre, dès lors que l’atteinte aux droits de marque est vraisemblable ou imminente, selon les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur. En particulier, il peut ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés d’être contrefaisants en vue d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ; la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, selon le droit commun, si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts; et, l’interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon. Selon le dernier alinéa de l’article L.716-6 du CPI, « lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits, sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire ». A défaut, sur simple demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées seront annulées et des dommages et intérêts pourront lui être alloués. Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 Paru dans la JTIT n°71/2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque. Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet. CA Aix en Provence, 6 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Contrefaçon par imitation : quels critères ? Le 13 décembre 2007, le tribunal de première instance des communautés européenne (TPICE) est venu rappeler et préciser les critères d’appréciation du risque de confusion entre une marque semi-figurative antérieure et une marque verbale postérieure, l’élément verbal commun se caractérisant par son faible caractère distinctif. Le débat principal a porté sur la comparaison entre les signes, les produits en cause étant identiquement visés par les marques en conflit. Pour décider que la marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM imitait la marque française antérieure semi-figurative LES PAGES JAUNES, le TPICE a suivi un raisonnement en plusieurs étapes. Il rappelle tout d’abord le principe constant selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion, portant sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Il fait notamment référence à la jurisprudence Matratzen et affirme que « peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe » et « que tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ». Par ailleurs, il considère que compte tenu de la taille des caractères et de sa dimension, l’expression « pages jaunes » constitue l’élément dominant de la marque antérieure et celui que « le public pertinent garde en mémoire » et que le faible caractère distinctif de l’expression « pages jaunes » n’empêche pas nécessairement celle-ci d’être l’élément dominant. Enfin, conformément à une jurisprudence constante, il examine les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et apprécie globalement le risque de confusion. L’intérêt principal de l’arrêt porte sur l’analyse du TPICE relative à la prise en compte du faible caractère distinctif de l’élément verbal « PAGES JAUNES ». A cet égard, le TPICE précise que « si le caractère distinctif de la marque doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion » (CJCE Canon C-39/97), « il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation » et que dès lors le risque de confusion peut être caractérisé même si l’élément commun entre les marques n’a qu’un caractère distinctif faible. Le TPICE souligne que dans le cadre de la comparaison entre les signes, la réflexion doit être axée sur le risque de confusion. Il rejette l’argument selon lequel compte tenu de son caractère distinctif faible, la marque antérieure ne saurait bénéficier par sa nature même que d’une protection réduite, consistant uniquement dans l’interdiction de sa reproduction servile. Selon le TPICE, admettre cette thèse aurait pour « effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque nationale antérieure auquel serait accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque nationale antérieure, n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète par celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause ». « Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8 paragraphe 1 sous b) du règlement n°40/94 ». TPICE 13 décembre 2007 sociétés XENTRAL et PAGES JAUNES SA (Mise en ligne Décembre 2007)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque La nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon a profondément modifié le régime de la procédure de référé en matière de contrefaçon de marque (1). Le juge des référés peut désormais prononcer, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ainsi que toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre. Il faut, pour cela, que l’atteinte aux droits soit vraisemblable ou imminente, selon les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur (2). Des dommages et intérêts peuvent également être réclamés au demandeur. Les mesures provisoires prononcées ne demeurent cependant valables que si le demandeur saisit au fond les juridictions civiles ou pénales dans un délai fixé par voie réglementaire. Or, jusqu’à ce jour, aucun texte réglementaire n’a fixé ce délai, alors même que la loi est entrée en vigueur le 31 octobre 2007 et qu’elle ne contient pas de dispositions transitoires. Confrontés à ce vide réglementaire, les juges du tribunal de grande instance de Paris ont, au cas d’espèce et dans une ordonnance du 11 février 2008, fixé le délai de saisine des juridictions du fond par référence à la directive du 9 avril 2004, transposée en droit français par la loi du 29 octobre 2007, qui prévoit que les mesures provisoires et conservatoires doivent cesser de produire leurs effets si le demandeur n’engage pas d’action conduisant à une décision au fond dans un délai raisonnable (3). Ce délai raisonnable est déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’Etat membre le permet. Il ne peut excéder vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, si ce second délai est plus long, à compter de la décision du juge des référés. Dans leur décision du 11 février 2008, après avoir précisé que les dispositions du nouveau texte de loi étaient applicables et après avoir relevé que ce dernier ne comporte aucune disposition transitoire, les juge se sont expressément référé à la directive précitée et décidé que « faute pour le demandeur de se pourvoir devant la juridiction compétente au fond dans le délai de vingt et un jours, la présente décision sera de nul effet ». (1) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ; (2) CPI, art. L.716-6 ; (3) Directive 2004/48/CE du 9 avril 2004, art.9 § 5. Paru dans la JTIT n°76/2008 p.8 (Mise en ligne Mai 2008)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Un réseau de fausses licences Microsoft démantelé La Cour d’appel de Paris a condamné le 26 mai 2008, au terme de 9 ans de procédure, les instigateurs d’un véritable marché parallèle de licences falsifiées de logiciels Microsoft. Les prévenus achetaient des logiciels Microsoft bon marché à des grossistes agréés et les reconditionnaient en remplaçant la licence relative à l’offre d’origine par de faux documents contractuels qu’ils faisaient spécialement imprimer. Par la suite, ils revendaient à des distributeurs complices des packs contenant les fausses licences à des prix bien inférieurs à ceux du marché. Au total, ils auraient ainsi fabriqué et écoulé près de 44 000 produits Microsoft contrefaits et 200 000 fausses licences portant le logo de l’éditeur. Ils justifiaient la modicité des prix pratiqués, en affirmant qu’ils importaient les produits en se fournissant directement chez l’éditeur. Mais ces produits qui présentaient pourtant toutes les apparences de progiciels d’origine (enveloppe éditeur soigneusement cachetée avec une pastille adhésive se détériorant en cas d’ouverture), s’avéraient dans la plupart des cas, inutilisables par le consommateur (installation difficile, mises à jour impossibles faute d’avoir les droits, antivirus défaillants etc.). Les instigateurs du réseau ont été sévèrement condamné à verser à Microsoft la somme globale de 1,83 M€ en réparation des préjudices et manques à gagner et à des peines de prison fermes pour contrefaçon de logiciels. Cour d’appel de Paris 13ème Chambre 26 mai 2008 (Mise en ligne Juin 2008)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Contrefaçon : de nouveaux délais pour agir La nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 (1) a profondément modifié le régime de la procédure de référé en matière de contrefaçon en permettant au titulaire d’un droit de brevet d’agir en référé avant toute action en contrefaçon au fond. Si l’action en référé est toujours indissociable de l’action au fond, cette dernière peut désormais être engagée après l’action en référé « dans un délai fixé par voie réglementaire ». Jusqu’à présent, aucun décret d’application ne prévoyait les conditions d’introduction d’une action en contrefaçon à la suite d’une procédure de référé. Le décret du 27 juin 2008 (2) précise ces délais en les fixant aux maxima prévus par la directive européenne du 9 avril 2004 (3) dont s’inspire la loi. Ainsi, l’action en contrefaçon au fond doit être engagée dans un délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, si ce délai est plus long, suivant l’ordonnance se prononçant sur l’action en référé. Le décret applique les mêmes délais à l’introduction de l’action en contrefaçon de brevet, étendant ainsi le délai de quinzaine applicable sous l’ancienne loi. Mais le point de départ du délai est la mise en œuvre des mesures de saisie-contrefaçon. Les dispositions prises en matière de contrefaçon de brevet ont été adoptées de manière identique en matière d’action en contrefaçon de marques engagée postérieurement à une procédure dite de « référé-marque ». Le décret du 27 juin 2008 confirme ainsi la solution retenue par les tribunaux appelés à se prononcer sur la question durant la période comprise entre l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 et le 27 juin dernier. Confronté au silence de la loi, le tribunal de grande instance de Paris avait, en effet, décidé, dans une ordonnance du 11 février 2008, que la loi nouvelle était applicable nonobstant l’absence de décret d’application et que le demandeur à l’action en référé n’était donc pas tenu d’agir au fond avant d’introduire un référé-marques. S’agissant des délais pour agir au fond, le juge s’en était, à juste titre, rapporté aux dispositions de la directive communautaire, anticipant, on le voit, le contenu du décret d’application. Ces nouveaux délais s’appliquent également en matière de contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles, ainsi qu’en matière d’atteinte à une indication géographique. Des points de départ spécifiques s’appliquent en matière de logiciels et de bases de données. (1) Loi n°2007-1544 du 29.10.2007 (2) Décr. n°2008-624 du 27.06.2008 (3) Dir. n°2004/48/CE du 9.04.2004 Paru dans la JTIT n°80/2008 p.8 (Mise en ligne Septembre 2008)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Vers un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage Le Conseil de l’Europe a décidé de mettre en oeuvre un plan global, impliquant la Commission européenne et les Etats membres, pour renforcer la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Il invite la Commission et les États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en oeuvre tous les moyens appropriés pour lutter efficacement contre la contrefaçon et le piratage, et notamment à : présenter un plan douanier de lutte contre la contrefaçon pour les années 2009 à 2012 qui privilégie l’échange d’informations par une pleine utilisation des systèmes électroniques ; étudier l’efficacité du cadre juridique pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle ; présenter des propositions appropriées pour favoriser des partenariats entre secteur public et secteur privé pour lutter contre la contrefaçon et le piratage, pour recommander de bonnes pratiques concernant notamment la vente sur Internet et pour promouvoir la collaboration entre professionnels ; renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle au niveau international. Résolution du Conseil du 25 septembre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

Propriété industrielle – Contentieux Contrefaçon Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon Toutes les actions en contrefaçon de droit d’auteur, dessins et modèles et marques, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Paris en février dernier en apportant une précision utile sur la compétence territoriale des tribunaux (1). Saisi d’une affaire relative à des faits de contrefaçon commis à Paris et opposant deux sociétés ayant également leur siège social à Paris, le Tribunal de commerce de Paris s’était déclaré compétent. Non satisfaite de cette décision, l’une des société a fait appel du jugement et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 42 et 46 du Code de procédure civile. Les juges de la cour d’appel ont examiné la question non seulement au regard des dispositions de la loi du 29 octobre 2007 et de l’article 135 de la loi du 4 août 2008 (2) mais également en vertu des règles de compétence territoriale du Code de procédure civile. Ils ont rappelé que depuis le 31 octobre 2007, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive, des actions en matière de contrefaçon (3), et ont souligné qu’il importait peu que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à juger n’ait toujours pas été publié puisque chaque tribunal de grande instance était compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication dudit décret. Rappelons que les actions en contrefaçon de droit d’auteur, dessins et modèles industriels et marques, qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles industriels ou de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions et demandes doivent être désignés par voie réglementaire. A ce jour, aucun décret n’a été publié en ce sens. La décision de la Cour d’appel de Paris vient pallier l’incertitude inhérent à ce défaut de publication. (1) CA Paris 11-02-2009 (2) Loi n°2007-1544 et loi n°2008-776, dite LME (3) Au titre des art. L331-1, L521-3-1 et 716-3 du CPI Paru dans la JTIT n°88/2009 p.8 (Mise en ligne Mai 2009)

Internet contentieux Fournisseurs d’accès L’obligation de déclaration des Fournisseurs d’accès internet La loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle modifie l’article L. 33-1 du Code des postes et communications en prévoyant que l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’ART. L’activité de fournisseur d’accès Internet (FAI) relève du régime de l’article L. 33-1 susvisé et oblige les FAI existants avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 à une déclaration préalable auprès de l’ART dans un délai de six mois à compter de l’adoption de ladite loi. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d’une autorisation d’exercer cette activité sont réputées avoir satisfait à l’obligation de déclaration. En conséquence, tous les fournisseurs d’accès devront, sauf s’ils bénéficiaient déjà d’une autorisation au 9 juillet 2004, satisfaire à l’obligation de déclaration avant le 12 janvier 2005. Le défaut de déclaration est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros. Au-delà de cette peine, des conséquences extrêmement préjudiciables pour les FAI pourraient découler du non respect de cette obligation dans la mesure où les clients des FAI pourrait tirer partie de cette absence de déclaration pour résilier les contrats en cours. Les modalités pratiques de cette déclaration doivent être définies par voie de décret. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les modalités pratiques de la déclaration sont celles instituées par le biais des lignes directrices de la Ministre et de l’ART en date du 17 juillet 2003 qui prenaient acte de l’entrée en vigueur à compter du 25 juillet 2003, du cadre juridique communautaire issu du « Paquet télécom ». (Mise en ligne Juillet 2004)

Internet contentieux Fournisseurs d’accès Les fournisseurs d’accès ont jusqu’au 19 décembre 2006 pour mettre à jour leurs contrats Le Code de la Consommation précise que tout contrat souscrit entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques (notamment FAI) doit comporter un certain nombre d’informations comme l’identité et l’adresse du fournisseur, les services offerts, la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat. Deux arrêtés en date du 16 mars 2006 prévoient de nouvelles mentions légales à faire apparaître sur les contrats d’ici le 19 décembre 2006 qui devraient clarifier les relations abonnés-opérateurs. Ainsi, tout contrat régissant les relations entre un internaute et son FAI doit notamment faire apparaître, « les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le service n’a pas été fourni ou lorsqu’il l’a été sans respecter le niveau de qualité contractuel ». De même, le FAI « doit informer le consommateur sur le prix éventuellement facturé pour tout appel téléphonique vers son service d’assistance technique, son service après-vente ou son service de réclamations ». Cette information sur le SAV doit en outre être communiquée « en début d’appel, accompagnée d’une information sur le temps d’attente prévisible ». Arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques Arrêté du 16 mars 2006 relatif à l’information sur les prix des services d’assistance des fournisseurs de services de communications électroniques (Mise en ligne Mars 2006)

Internet contentieux Fournisseurs d’accès Les fournisseurs d’accès à internet ont une obligation de résultat La Cour de cassation considère que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont soumis à une obligation de résultat. L’Association UFC Que Choisir a, sur le fondement de l’article L.421-6 du Code de la consommation, assigné la société AOL, exerçant l’activité de fournisseur d’accès à internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société. La version 2003 du contrat prévoyait notamment sous la rubrique responsabilité, une clause informant les consommateurs que « AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même ». La cour d’appel avait jugé que cette clause n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toutes garanties en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL. Dans l’arrêt du 8 novembre 2007, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a exactement retenu le caractère abusif d’une telle clause, qui avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle, justement qualifié d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis. Cass. civ. 8 novembre 2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

Internet contentieux Fournisseurs d’accès Loi création et internet (HADOPI) : de nouvelles obligations pour les FAI Un assouplissement imposé par le Conseil constitutionnel … Si la loi du 12 juin 2009 « Création et internet » (1) a suscité de vifs débats sur les obligations mises à la charge de l’abonné à un service d’accès à internet et les sanctions correspondantes, il ne faut pas pour autant oublier qu’elle a aussi des conséquences importantes pour son cocontractant : le fournisseur d’accès à internet (FAI). Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions qui imposaient au FAI, sous peine de 5 000 € d’amende, de suspendre l’abonnement de l’abonné ayant fait l’objet d’une telle sanction et de vérifier, avant tout nouveau contrat d’abonnement ou tout renouvellement, si l’abonné est inscrit sur le répertoire des personnes qui ont fait l’objet d’une telle sanction. Mais la loi impose encore de nombreuses autres obligations au FAI. … mais toujours de nombreuses obligations, en particulier d’information… Le FAI doit faire figurer dans ses contrats la mention « claire et lisible » de l’obligation pour l’abonné de veiller à ce que l’accès ne porte pas atteinte au droit d’auteur, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par la Commission de protection des droits (2). Le contrat doit aussi rappeler les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins. Tout abonné doit être informé sur l’offre légale de contenus en ligne, l’existence de moyens de sécurisation, ainsi que sur les dangers des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur. Ces obligations ne sont applicables qu’à compter de la première réunion de l’Hadopi ou le 1er novembre 2009 au plus tard. Le FAI doit également proposer au moins un des moyens de sécurisation figurant sur la liste des moyens labellisés par l’Hadopi, prévue à l’article L. 331-32 du CPI (3). Cette obligation est d’effet immédiat, alors même que les dispositions de l’article L. 331-32 ne sont pas entrées en vigueur. La plus grande interrogation demeure dans l’absence de sanction définie par la loi. Le FAI sera-t-il responsable des agissements de l’abonné qui n’a pas été informé ? …la responsabilité pénale rétablie par le projet de loi Hadopi 2 Le projet de loi Hadopi 2 (4) prévoit que le fait, pour le FAI, « de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 euros ». Il est donc recommandé aux FAI d’anticiper les procédures de suspension des abonnements, notamment en intégrant la description de ces procédures dans leurs contrats. (1) Loi 2009-669 du 12 juin 2009 (2) CPI, art. L.331-35. (3) LCEN, art. 6. (4) Projet Hadopi 2, adopté par le Sénat le 8-7-2009. Paru dans la JTIT n°92/2009 (Mise en ligne Septembre 2009)

Ressources Humaines Transfert de personnel Service informatique commun aux sociétés d’un groupe C’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, que le service informatique commun aux sociétés du groupe, auquel un analyste programmeur était rattaché, n’était pas compris dans le transfert d’actif intervenu et qu’après ce transfert, l’intéressé était demeuré sous la subordination de cette société. En conséquence, la cour d’appel n’a pas violé, par fausse interprétation, l’article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail. Cass. soc. 12-3-2008 n° 06 45 778 (Mise en ligne Avril 2009)