mars 2010

Marques et noms de domaine Marque communautaire Abrogation du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire Dans la perspective d’assurer la simplification et la clarification du droit communautaire, une proposition de règlement est actuellement en cours d’adoption, afin de codifier le règlement n° 40/94/CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, modifié à plusieurs reprises. Bien que ce processus aboutisse à l’abrogation du précédent règlement, aucune modification substantielle ne sera apportée aux dispositions initiales. Par rapport à la version consolidée du règlement n° 40/94/CE, réalisée par un système informatique, la version codifiée présente un texte et des numéros d’articles globalement harmonisés. Après avoir été approuvée par le Parlement européen le 19 juin dernier, cette proposition de règlement est actuellement en attente d’adoption par le Conseil. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 10 mars 2008. Proposition de règlement sur la marque communautaire (Mise en ligne Décembre 2006)

Marques et noms de domaine Marque communautaire Appréciation du risque de confusion entre deux marques en matière informatique Par décision du 22 mai 2008, le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) a rappelé les principes essentiels qui gouvernent l’appréciation du risque de confusion entre deux marques en matière informatique. En premier lieu, le périmètre de protection d’une marque est défini par le libellé des produits et des services pour lequel elle est déposée et/ ou enregistrée. En second lieu, la similitude entre un signe complexe, composé d’éléments verbaux et figuratifs et un autre signe est caractérisée lorsqu’un des composants du signe complexe qui domine l’impression d’ensemble produite par ce signe est repris dans un autre signe. Le 20 mars 2002, la société taiwanaise NewSoft Technology Corp. procédait à une demande de marque communautaire verbale Presto : BizCard Reader revendiquant des produits et des services informatiques (classes 9 et 42), ainsi que des produits relevant de la classe 16, notamment des manuels d’instruction, brochures, dépliants et imprimés concernant les programmes et données d’ordinateurs et les logiciels. Cette marque a été enregistrée le 10 juillet 2003. Le 12 novembre 2003, la société espagnole Soft SA a introduit une demande en nullité de la marque communautaire précitée, invoquant un risque de confusion avec quatre marques antérieures espagnoles enregistrées à son nom et composées de l’élément verbal PRESTO et d’un élément figuratif. La division d’annulation de l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a examiné le bien fondé de la demande en nullité au regard de deux marques espagnoles antérieures opposées et a déclaré la nullité de la marque communautaire Presto : BizCard Reader pour l’ensemble des produits et des services informatiques (classes 9 et 42), ainsi que pour une partie des produits relevant de la classe 16. La Chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’annulation de l’OHMI. Devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, les arguments de la société taiwanaise NewSoft Technology Corp., requérante, n’ont pas été accueillis plus favorablement. En ce qui concernait les produits et services en cause, elle avançait notamment que les logiciels vendus par la société Soft Sa et les siens ne pouvaient pas être confondus par les consommateurs dans la mesure où les logiciels comparés ne visaient pas le même type de consommateur, les uns étant destinés à des entrepreneurs en bâtiment pour évaluer et contrôler les coûts de construction, les autres s’adressant à des commerçants pour gérer leurs contacts professionnels. Elle soulignait également que les circuits de commercialisation des logiciels étaient différents : ses produits étaient vendus sur internet contrairement à ceux de la société Soft Sa proposés dans un réseau de points de vente en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud. Eu égard à l’appréciation des signes, elle soutenait que l’élément figuratif placé au premier plan était déterminant dans l’impression d’ensemble produite par la marque et que l’élément verbal PRESTO n’était ni l’élément dominant, ni l’élément distinctif des marques en conflit. Dès lors le risque de confusion entre les signes des marques comparées n’était pas caractérisé. Les juges du TPICE ont balayé ses arguments. Ils ont tout d’abord rappelé que « la comparaison des produits exigé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94 doit porter sur le libellé des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée (…). Par ailleurs, s’agissant des produits visés par la marque communautaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de nullité, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits, telle qu’elle figure dans l’acte d’enregistrement de la marque communautaire, sous la seule réserve des éventuelles modifications de cette liste postérieure à cet acte. Par conséquent, les affirmations de la requérante afférentes aux produits spécifiques pour lesquels elle utilise la marque communautaire sont dépourvus de pertinence en l’espèce, la requérante n’ayant pas modifié la liste des produits visés par ladite marque ». Le débat a également porté sur la qualification de l’élément dominant des signes des marques en conflit. En la matière, le principe jurisprudentiel communautaire est clairement établi et rappelé dans la présente décision : « quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe ». A l’analyse des marques espagnoles antérieures, les juges ont relevé que l’élément figuratif était d’une dimension semblable à celle de l’élément verbal, que le dessin qui le constituait n’était ni particulièrement remarquable, ni particulièrement frappant dans la perception d’ensemble des marques antérieures. Enfin il n’avait pas de « force évocatrice autonome ». Au contraire, cet élément figuratif se référait à la fonction d’un produit vendu par la société Soft SA, il était donc descriptif. Or, comme souligné par le TPICE « un élément d’une marque complexe qui est descriptif des produits désignés par cette marque ne peut être considéré, en principe, comme étant l’élément dominant de celle-ci ». Il ajoute que « lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque ». Au sein de la marque contestée, les juges ont mis en avant que la seconde partie du signe, à savoir « bizcard reader », était descriptive des produits couverts par la marque communautaire pour le consommateur espagnol qui a une certaine connaissance de la langue anglaise. Elle ne peut donc pas constituer l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par la marque communautaire contestée, contrairement à PRESTO, qui n’est pas descriptif et qui est placé au début de la marque devant

Marques et noms de domaine Extensions La zone « .fr » : une zone de droit Le 11 mai 2004, le nommage français a connu une évolution majeure avec ce qu’il est convenu d’appeler l’ouverture des « .fr » et « .re ». Cette ouverture a été accompagnée d’un grand nombre de mesures de nature à limiter, sinon à empêcher, le cybersquatting. Ainsi en a-t-il été du principe d’identification qui empêche quiconque n’est pas clairement identifié au sein d’une des bases publiques INPI, Greffes ou INSEE, d’enregistrer un nom de domaine en .fr ou de la mise en œuvre de procédures alternatives de résolution des litiges. Il semble que ces mesures soient effectives puisque le Tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé rendue le 28 juin 2004, décidé au sujet de l’enregistrement du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » que l’enregistrement d’un tel nom de domaine constitue une faute en soi et que le titulaire de ce nom de domaine doit être sanctionné. Au delà de cette sanction, on retiendra que, pour la première fois, le tribunal a eu à se prononcer sur la nouvelle version de la charte de nommage et, de manière incidente, sur la responsabilité de l’AFNIC et des bureaux d’enregistrement face au cybersquatting. Pour la première fois également, il est fait expressément référence dans une décision de justice à certains articles de la charte de nommage. Ainsi en est-il de l’article 19, le tribunal précisant que « (…) Monsieur H. a engagé sa responsabilité puisque (…) il s’est engagé à respecter les règles de la charte de l’AFNIC ; que celle-ci rappelle en son article 19 que le choix d’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (…) ». Il en est de même de l’article 8, le juge rappelant que «le titulaire d’un nom de domaine dispose sur celui-ci seulement d’un droit d’usage, ce qui ne permet pas d’en faire commerce ». (Mise en ligne Mai 2004)

Marques et noms de domaine Extensions L’ouverture du .fr aux personnes physiques et morales Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeure disposant d’une adresse postale en France depuis plus de trois mois consécutifs (ainsi que toute personne morale ayant son siège social en France) peut souscrire un nom de domaine avec l’extension en point fr (1). Charte de nommage du .fr modifiée le 20 juin 2006 disponible sur le site de l’Afnic (Mise en ligne Juin 2006)

Marques et noms de domaine Extensions La nouvelle extension des noms de domaines en Asie Le « .asia » a vu le jour le 2 mai 2007 et recouvre une zone englobant 73 pays situés en Asie, en Australie et dans le Pacifique. Ce nom de domaine sponsorisé vise à promouvoir l’intérêt collectif d’une zone géographique qui correspond à une réalité économique, mais non politique. La zone Asia est d’ores et déjà la plus grande en termes d’internautes : selon l’enquête de « InternetWorldStats.com », plus de 400 millions de personnes sont en ligne en Asie (Moyen-Orient, Australie et Asie inclus). À titre comparatif, en Europe, on dénombre 315 millions d’internautes et, en Amérique du Nord, 253 millions. La Dot Asia Organisation Limited est l’unique registre en charge de la zone de nommage « .asia » en vertu d’un contrat signé avec l’Icann le 6 décembre 2006, pour une durée de dix ans renouvelable. Les regles de l’enregistrement du « .asia » sont gouvernees par le souci de proteger les droits des tiers et de refrener les enregistrements abusifs. L’enregistrement par etapes qui a ete mis en place debutera le 9 octobre 2007. L’enregistrement des « .asia » se décompose en trois phases : Sunrise 1 (SR1) : est dédiée à l’enregistrement des noms gouvernementaux réservés à la communauté Dot Asia. Elle débutera le 9 octobre 2007 et se terminera en février 2008. Sunrise 2 (SR2) : est réservée aux titulaires de marques enregistrées, dans l’un des pays de la liste des 73 pays établie par l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle dite Wipo Standard 3. Cette sunrise se découpe en trois périodes correspondant à des statuts de marque différents. La première sous-période débutera le 9 octobre 2007. Sunrise 3 (SR3) : est réservée aux titulaires de noms d’entités juridiques enregistrés depuis au moins le 6 décembre 2006. Elle est destinée aux entreprises qui sont situées en Asie et qui en raison de leur petite taille n’ont pas de marque. Elle débutera le 13 novembre 2007. Une dernière étape dite « Landrush » permettra l’enregistrement à tous ceux qui sont éligibles au « .asia » en février 2008 : le tarif d’enregistrement sera plus élevé pendant ce laps de temps. L’ouverture totale de la zone « .asia » est prévue en mars 2008. Lors de SR1, et à partir de mars 2008, c’est la règle du « premier arrivé premier servi » qui s’appliquera. En revanche, lors des périodes SR2, SR3 et « landrush », en cas de dépôt de noms de domaine identiques par des entités différentes, un système d’enchères sera mis en place pour déterminer le titulaire du nom de domaine. Paru dans la JTIT n°68/2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

Marques et noms de domaine Extensions Désignation des offices d’enregistrement du «.fr» et des extensions d’outre-mer Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a publié la synthèse des réponses obtenues à la consultation publique lancée en avril 2008 sur les modalités de gestion des extensions «.fr» et d’outre mer («.re», «.gp», «.mq»…). Cette consultation publique s’inscrit dans le cadre du processus de désignation des offices d’enregistrement des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national, prévu par l’article R.20-44-35 du Code des postes et des communications électroniques, issu du décret du 6 février 2007. Elle a pour objectif d’aider le ministère à définir les critères de sélection des offices d’enregistrement et à déterminer les règles de gestion applicables aux différentes extensions. Les critères de sélection adoptés lors du processus de désignation de l’office d’enregistrement du «.eu» (qualité de service, ressources humaines, techniques financières, mise en oeuvre des règles de politique publique, mécanisme de concertation…) ont été généralement jugés pertinents et devraient donc être utilisés pour les extensions correspondant au territoire national. S’agissant des règles de gestion, il est apparu important pour de nombreux opérateurs d’obtenir une plus grande transparence tarifaire sur les prestations des bureaux d’enregistrement, ce en quoi les offices d’enregistrement pourraient avoir un rôle. Enfin, concernant l’élargissement de l’éligibilité au «.fr», les réponses se sont révélées partagées entre le maintien d’un statu quo, l’élargissement aux entreprises établies dans l’Union européenne ou de la libéralisation totale de l’extension, ces deux dernières solutions étant majoritairement prônées par les bureaux d’enregistrement. Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi devrait désormais lancer les appels à candidature, qui seront publiés au Journal Officiel. Synthèse des contributions à la consultation publique Consultation publique du 25 avril 2008 Décret 2007-162 du 6 février 2007 (Mise en ligne Novembre 2008)

Marques et noms de domaine Extensions Ouverture au public de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau L’Icann a annoncé l’ouverture de nouveaux GTLD au public. Il y aura deux grands types d’extensions, les extensions ouvertes à tout type d’enregistrement et les extensions communautaires (c’est à dire celles qui seront orientées vers une communauté spécifique d’utilisateur). Afin de définir les règles d’attribution des nouveaux GTLD un guide de candidature a récemment été publié par l’Icann en français. Icann, Guide de candidature du 24 octobre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Marques et noms de domaine Extensions Ouverture du « .tel » : de l’intérêt d’être premier L’extension « .tel » sera ouverte à l’enregistrement à partir du 3 décembre 2008. La vocation de cette nouvelle extension consiste à se présenter comme un annuaire amélioré. En effet, un nom de domaine « .tel » donne accès à un site web intégré comportant les coordonnées et informations spécifiques (liens hypertextes, plans, itinéraires,…) du titulaire. L’enregistrement d’un nom de domaine « .tel » permet notamment d’obtenir une visibilité accrue, de mettre directement à jour ses coordonnées auprès de ses correspondants et, bien sûr, de défendre ses droits (marques, dénominations sociales,…) contre toute réservation abusive par des tiers. Dans cette dernière perspective, il convient de noter que l’extension sera tout d’abord ouverte aux titulaires, licenciés et cessionnaires de marques enregistrées (période de « sunrise » du 3 décembre 2008 au 2 février 2009), puis accessible à tous au cours d’une phase d’enregistrement prioritaire (période de « landrush » du 3 février 2009 au 23 mars 2009), avant son ouverture totale à partir du 24 mars 2009. Au cours de ces trois périodes, le départage entre les candidatures sera réalisé selon la règle « premier arrivé, premier servi ». Règlement Telnic sur la Sunrise du « .tel » Guide Telnic sur la Sunrise du « .tel » (Mise en ligne Décembre 2008)

Marques et noms de domaine Extensions L’analyse du marché des noms de domaine en France et en 2008 L’AFNIC publie la seconde édition de son observatoire du marché des noms de domaine en France, élaboré en collaboration avec TELECOM & Management SudParis (anciennement INT). Ce document présente une analyse statistique du marché, en particulier sur les noms de domaine en « .fr », les titulaires de noms, les bureaux d’enregistrement, les technologies (serveurs DNS, Ipv6,…), les usages et les tendances et perspectives du marché. Parmi les informations communiquées, il peut être relevé que l’extension « .fr » jouit d’une forte dynamique de croissance en France, qui devrait se confirmer dans l’avenir. L’extension « .fr » compte en effet, au 1er juillet 2008, plus de 1,5 million de noms de domaine. Cette croissance s’accompagne d’une prise de conscience de la valeur des noms de domaine en « .fr », lesquels occupent de plus en plus le second marché des noms de domaine. L’extension générique « .com » reste toutefois l’extension privilégiée par les internautes au niveau mondial, avec plus de 75 millions de noms de domaine enregistrés. Il ressort également de cette analyse que les communes ont tendance à enregistrer directement leur dénomination comme nom de domaine, plutôt que de l’accompagner des termes « mairie » ou « ville », qui étaient d’un usage très répandu. Une telle tendance n’est peut-être pas sans lien avec les dispositions spécifiques aux collectivités territoriales, introduites dans le code des postes et des communications électroniques par le décret du 8 février 2007. (Mise en ligne Février 2009)

Marques et noms de domaine Extensions La société Galileo Lebensmittel GmbH n’obtient pas le transfert du nom de domaine galileo.eu La société Galileo Lebensmittel GmbH, titulaire de la marque Galileo, a demandé l’annulation de la décision de l’Eurid ayant réservé le nom de domaine galileo.eu, sur le fondement de l’article 9 du règlement n°874/2004 de la Commision, qui prévoit que: « La Commission peut demander au registre d’introduire des noms de domaine directement dans le domaine de premier niveau .eu à l’usage des institutions, organes et organismes de la Communauté« . La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rejeté la demande de la société Galileo Lebensmittel GmbH, au motif que la décision de la Commission n’était pas spécifiquement adressée à son encontre et qu’elle n’avait aucune garantie d’obtenir l’attribution de ce nom de domaine en période Sunrise, pas moins de 25 marques communautaires Galileo existant. CJCE du 17 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

Marques et noms de domaine Extensions Nouvelle charte de nommage du .fr L’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (Afnic) a mis en ligne, le 30 mars 2009, deux nouvelles chartes de nommage internet, relatives d’une part au « .fr » et d’autre part au « .re », ainsi qu’un nouveau guide des procédures. Les modifications ont pour objet de simplifier et de standardiser l’enregistrement des noms de domaine, tant pour les utilisateurs que pour les bureaux d’enregistrement. Ces simplifications passent notamment par la mise en place d’une nouvelle interface de communication entre l’Afnic et les bureaux d’enregistrement fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, par la création d’une identification unique pour les enregistrements des noms de domaine multiples, ou encore par la suppression de la possibilité d’enregistrer certaines catégories de sous-domaines, tels que « .nom.fr » pour les noms patronymiques, « .prd.fr » pour les programmes de recherche et de développement ou encore « .presse.fr » pour les publications de presse. Ainsi, l’enregistrement d’extension en « .fr » et en « .re » est favorisé par l’Afnic. AFNIC, Charte de nommage du .fr du 30 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

Marques et noms de domaine Extensions Les noms de domaine génériques : un mauvais placement pour Ovidio Une société belge a voulu enregistrer des noms de domaine en .eu en période Sunrise sur la base des marques « Emprunt.be » et « Placement.be« . Cependant, la demande a été présentée au nom de la société belge et non au nom du titulaire des marques, à savoir le gérant de la société. La demande d’enregistrement des noms de domaine « Emprunt.be » et « Placement.be » a donc été rejetée par l’agent de validation et par l’Eurid. Lesdit noms de domaine n’ayant pas été enregistrés pendant la période Sunrise, ils ont été rendus disponibles à l’issue de cette période. C’est dans ces conditons que la société chypriote Ovidio a enregistré ces deux noms de domaine pour les exploiter pour un site parking de liens commerciaux. Le titulaire des marques Bénélux « Emprunt.be » et « Placement.be » a intenté une action ADR devant le Tribunal tchqèque en vue d’obtenir le transfert desdits noms de domaine. Le Tribunal tchèque lui a donné raison et a ordonné le transfert aux motifs qu’il existait un risque de confusion entre les marques Bénélux et les noms de domaine litigieux et que la société chypriote a enregistré les noms de domaine sans droit ou intérêt légitime, comme le prescrit l’article 21 du règlement 874/2004 . Souhaitant contester la décision rendue, la société chypriote a saisi le Tribunal de commerce de Bruxelles. Sa demande a cependant été rejetée dans la mesure où, conformément à l’article 21 du Règlement susvisée, le titulaire des marques Bénélux est parvenu à prouver que la société chypriote ne faisait pas un usage légitime des noms de domaine litigieux. Le tribunal a en effet considéré que « le fait d’exploiter des noms de domaine correspondant à des marques, même génériques, pour un site parking de liens commerciaux ne constituait pas un usage légitime au sens du Règlement« . AFNIC, TC Bruxelles 19 mars 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

Marques et noms de domaine Dépôt frauduleux L’attribution frauduleuse et déloyale d’un nom de domaine La marque «Gay» avait été déposée une première fois en 1994 par le groupe GDG puis par la société Telestore en 1995. Se fondant sur la propriété que lui conférait le dépôt de cette marque, cette seconde société se fit attribuer le nom de domaine «Gay.fr». Dénonçant ce dépôt frauduleux ayant servi a obtenir ce nom de domaine dans l’unique but de détourner de la clientèle, le groupe poursuivit Telestore sur la possibilité de confusion dans l’esprit du client, qualifiant ce comportement de concurrence déloyale. Reconnaissant ce risque de confusion, le tribunal saisi a jugé que le dépôt de la marque ainsi que l’attribution du nom de domaine constituaient une contrefaçon de la marque verbale et une contrefaçon par reproduction de la marque. De plus, la société Telestore a été jugée consciente de la confusion dans l’esprit des clients agissant à des fins de détournement de clientèle. Cette décision a été la première à reconnaître que l’attribution d’un nom de domaine identique au nom d’une autre marque peut être à l’origine de confusion pour les clients et donc porter préjudice. TGI Paris 3e ch. 3e sect., 23 mars 1999 (Mise en ligne Mars 1999)

Marques et noms de domaine Contrefaçon Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d’origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d’information permettant aux autorités judiciaires d’ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l’encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée. On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de notre droit de la responsabilité. Projet de loi de lutte contre la contrefaçon du 7 février 2007 (Mise en ligne Février 2007)

Marques et noms de domaine Contrefaçon L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant Le défaut de caractère arbitraire d’un nom de domaine ne constitue pas une parade absolue à la qualification par les juges du fond d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. C’est à cette conclusion que le titulaire du nom de domaine « annonce-bateau.fr » désignant un site de petites annonces de bateaux d’occasion est vraisemblablement parvenu. En effet, il a été jugé contrefacteur de la marque antérieure semi-figurative ANNONCES DU BATEAU n°03 3 254 800 enregistrée notamment pour des services de transmission d’informations à savoir la publication de bases de données de petites annonces. Sur la contrefaçon de marque, les juges ont plus particulièrement relevé que : les signes étaient très voisins d’un point de vue phonétique et, identiques sur le plan conceptuel « les deux signes renvoyant expressément à la notion d’annonces relatives à des bateaux » ; le risque de confusion s’apprécie au regard du public concerné, à savoir en l’espèce l’utilisateur d’internet désireux d’acquérir un bateau d’occasion, était certain « eu égard à l’identité des services désignés, à la quasi identité des signes, et à l’exploitation de la marque dans le même étroit créneau commercial que celui exploité en défense et cela depuis de nombreuses années sur un support papier ».Il ressort de la décision que l’usage ancien et constant depuis 1979 du signe constitutif de la marque antérieure déposée en 2003, dans un secteur concurrentiel limité, a été déterminant dans l’appréciation des juges. Les faits qui ont motivé la qualification de la concurrence déloyale sont également instructifs : le site accessible à partir du nom de domaine « annonce-bateau.fr » critiqué présentait des ressemblances troublantes avec le titre de la publication papier « annonces du bateau » et avec le site « annoncesbateau.fr » antérieurs : usage de couleurs, de figures et d’un slogan proches, créant un risque de confusion réel. Le titulaire du nom de domaine « annonce-bateau.fr » paraît visiblement avoir cherché à se placer dans le sillage de son concurrent, comportement déloyal qui justifie cette décision. TGI Paris, 3eme chambre, 3eme section, RG 05/12458, 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

Marques et noms de domaine Contrefaçon La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… Le titulaire depuis 1981, de la marque « Nutri-Rich » pour désigner des produits cosmétiques a assigné en contrefaçon de marque une société, ainsi que sa filiale, au motif qu’elle a déposé en France en 2001, la marque quasi identique « Nutri-Riche » et qu’elle présente cette même marque en langue française sur son site internet. La société en cause exploite en effet un site internet pour présenter la totalité de ses produits, qu’ils soient à destination de l’Europe, de l’Amérique ou de l’Asie. Toutefois, le masque de beauté dénommé Nutri-Riche est présenté sur le site uniquement sous la mention « Autres pays » et ne fait pas l’objet d’une quelconque exploitation en France. La partie du site à destination de la France ne vise aucun produit sous la marque Nutri-Riche mais seulement sous la dénomination « Nutri Intense ». L’arrêt de cassation du 10 juillet 2007 (1) confirme la position de la Cour d’appel qui a opéré une distinction entre : l’acte de contrefaçon de marque caractérisé par le seul dépôt en France de la dénomination Nutri-Riche, l’usage sur internet de cette même marque qui ne saurait « être considéré comme visant le public français et constituer un acte d’exploitation sur le territoire français ». Cette décision confirme la jurisprudence Hugo Boss (2). Ainsi, la présentation d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure protégée en France, sur un site en langue française, n’est pas un acte de contrefaçon si les produits et/ou services ne sont pas fournis sur le territoire français. Le seul dépôt d’une marque en France constitue déjà un acte de contrefaçon, que la marque soit ou non exploitée sur le territoire français. C’est la raison pour laquelle il est conseillé d’être vigilant dans le choix d’une dénomination et d’effectuer préalablement à tout dépôt auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) des recherches exhaustives afin de vérifier que le signe choisi ne porte pas atteinte à des droits antérieurs : marque, nom de domaine, dénomination sociale, etc. Il est préférable : d’identifier toutes les marques de l’entreprise exploitées sur un site web et de vérifier les modalités d’exploitation selon les pays ; de mettre en place une stratégie de protection et de défense des signes sur internet ; de vérifier l’adéquation entre périmètre de protection géographique et exploitation effective d’une marque sur le web d’être également attentif dans la présentation du site et d’indiquer notamment clairement les zones géographiques de livraison d’un produit. (1) Cass. com 10 juillet 2007. (2)Cass. com. 11 janvier 2005. Paru dans la JTIT n°69/2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

Marques et noms de domaine Contrefaçon Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque Le 30 janvier 2007, Microsoft lançait son nouveau système d’exploitation, WINDOWS VISTA. La marque éponyme a été déposée au cours de l’été 2005, auprès de l’OHMI(1) pour désigner, notamment les « logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes d’exploitation ». Une société de production de programmes télévisés, cessionnaire, selon inscription au Registre National des Marques (2), d’une marque française VISTA déposée en 2003, protégée notamment pour les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ainsi que les logiciels, a assigné la société américaine en contrefaçon de sa marque. La marque VISTA n’est pas encore exploitée, mais il est prévu qu’elle identifie une chaîne de télévision à vocation généraliste. Le défaut d’exploitation d’une marque française enregistrée depuis moins de cinq ans ne fait pas obstacle à l’action en contrefaçon. En effet, l’identité ou la similitude des produits s’apprécie par rapport au libellé de la marque et non par rapport aux produits effectivement exploités. L’imitation suppose une similitude visuelle et/ou phonétique et/ou intellectuelle des signes en conflit. L’appréciation du risque de confusion est fondée sur l’impression d’ensemble des signes en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En défense, la société américaine ne pourra pas, dans le cadre d’une action en déchéance de marque, invoquer le défaut d’exploitation de la marque VISTA. En revanche, la société américaine pourrait tenter de démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause, l’élément d’attaque « WINDOWS » de la marque WINDOWS VISTA étant notoire pour désigner des produits et services dans le domaine informatique. (1)Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) http://oami.europa.eu (2) Le cessionnaire d’une marque ne peut agir en contrefaçon qu’à compter de l’inscription de la cession au registre national des marques. Paru dans la JTIT n°66-67/2007 p.5 (Mise en ligne Juillet-Août 2007)

Marques et noms de domaine Contrefaçon Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées Il ressort de la décision du 2 octobre 2007 du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI qu’un nom de domaine composé d’une marque notoire à laquelle est accolé le préfixe « www » constitue un enregistrement parasitaire et porte atteinte aux droits de tiers même si ce nom de domaine ne pointe pas vers un site dans le même domaine d’activité que le requérant. Les marques notoires sont donc plus largement protégées sur internet. L’expert a ordonné la radiation du nom de domaine wwwactivia.fr. En effet, l’expert a constaté que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits de la société Compagnie Gervais Danone, requérant dans cette affaire. L’expert fonde cette décision sur le fait que le défendeur a enregistré un nom de domaine reproduisant le terme « activia » alors même que ce terme est l’objet de multiples droits de propriété intellectuelle appartenant au requérant. En outre, la radiation du nom de domaine a été ordonnée car le défendeur a cherché à profiter indûment de la notoriété des marques antérieures du requérant dans la mesure où le nom de domaine était composé des termes « www » accolés au vocable « activia » et que le point manquant peut facilement être omis, par erreur, par les internautes. Enfin, l’expert considère que le fait d’avoir choisi le nom de domaine wwwactivia.fr prouve que le défendeur a cherché à utiliser la notoriété attachée au terme « activia » pour capter à son profit les internautes. L’expert considère qu’un tel comportement est parasitaire. Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, 2 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

Marques et noms de domaine Contrefaçon La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques Dans le cadre de la nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007, le régime des référés en matière de contrefaçon de marque organisé par l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) a été profondément modifié. L’ancien article L.716-6 du CPI organisait une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun des référés des articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile. En vertu de ses dispositions, le juge des référés pouvait uniquement interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon de marque ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties, sous certaines conditions strictement définies et contraignantes, en particulier à la condition qu’une action au fond ait été engagée, préalablement et, à bref délai à compter du jour où le demandeur avait eu connaissance des actes argués de contrefaçon. Le nouvel article L.716-6 du CPI, se rapproche du référé de droit commun et élargit les mesures qu’un juge des référés peut prononcer. Dorénavant, le juge des référés peut prononcer, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ainsi que toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre, dès lors que l’atteinte aux droits de marque est vraisemblable ou imminente, selon les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur. En particulier, il peut ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés d’être contrefaisants en vue d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ; la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, selon le droit commun, si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts; et, l’interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon. 4Selon le dernier alinéa de l’article L.716-6 du CPI, « lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits, sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire ». A défaut, sur simple demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées seront annulées et des dommages et intérêts pourront lui être alloués. Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 Paru dans la JTIT n°71/2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

Marques et noms de domaine Contrefaçon Contrefaçon par imitation : quels critères ? Le 13 décembre 2007, le tribunal de première instance des communautés européenne (TPICE) est venu rappeler et préciser les critères d’appréciation du risque de confusion entre une marque semi-figurative antérieure et une marque verbale postérieure, l’élément verbal commun se caractérisant par son faible caractère distinctif. Le débat principal a porté sur la comparaison entre les signes, les produits en cause étant identiquement visés par les marques en conflit. Pour décider que la marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM imitait la marque française antérieure semi-figurative LES PAGES JAUNES, le TPICE a suivi un raisonnement en plusieurs étapes. Il rappelle tout d’abord le principe constant selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion, portant sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Il fait notamment référence à la jurisprudence Matratzen et affirme que « peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe » et « que tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ». Par ailleurs, il considère que compte tenu de la taille des caractères et de sa dimension, l’expression « pages jaunes » constitue l’élément dominant de la marque antérieure et celui que « le public pertinent garde en mémoire » et que le faible caractère distinctif de l’expression « pages jaunes » n’empêche pas nécessairement celle-ci d’être l’élément dominant. Enfin, conformément à une jurisprudence constante, il examine les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et apprécie globalement le risque de confusion. L’intérêt principal de l’arrêt porte sur l’analyse du TPICE relative à la prise en compte du faible caractère distinctif de l’élément verbal « PAGES JAUNES ». A cet égard, le TPICE précise que « si le caractère distinctif de la marque doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion » (CJCE Canon C-39/97), « il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation » et que dès lors le risque de confusion peut être caractérisé même si l’élément commun entre les marques n’a qu’un caractère distinctif faible. Le TPICE souligne que dans le cadre de la comparaison entre les signes, la réflexion doit être axée sur le risque de confusion. Il rejette l’argument selon lequel compte tenu de son caractère distinctif faible, la marque antérieure ne saurait bénéficier par sa nature même que d’une protection réduite, consistant uniquement dans l’interdiction de sa reproduction servile. Selon le TPICE, admettre cette thèse aurait pour « effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque nationale antérieure auquel serait accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque nationale antérieure, n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète par celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause ». « Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8 paragraphe 1 sous b) du règlement n°40/94 ». TPICE 13 décembre 2007 sociétés XENTRAL et PAGES JAUNES SA (Mise en ligne Décembre 2007)

Marques et noms de domaine Contrefaçon La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque La nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon a profondément modifié le régime de la procédure de référé en matière de contrefaçon de marque (1). Le juge des référés peut désormais prononcer, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ainsi que toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre. Il faut, pour cela, que l’atteinte aux droits soit vraisemblable ou imminente, selon les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur (2). Des dommages et intérêts peuvent également être réclamés au demandeur. Les mesures provisoires prononcées ne demeurent cependant valables que si le demandeur saisit au fond les juridictions civiles ou pénales dans un délai fixé par voie réglementaire. Or, jusqu’à ce jour, aucun texte réglementaire n’a fixé ce délai, alors même que la loi est entrée en vigueur le 31 octobre 2007 et qu’elle ne contient pas de dispositions transitoires. Confrontés à ce vide réglementaire, les juges du tribunal de grande instance de Paris ont, au cas d’espèce et dans une ordonnance du 11 février 2008, fixé le délai de saisine des juridictions du fond par référence à la directive du 9 avril 2004, transposée en droit français par la loi du 29 octobre 2007, qui prévoit que les mesures provisoires et conservatoires doivent cesser de produire leurs effets si le demandeur n’engage pas d’action conduisant à une décision au fond dans un délai raisonnable (3). Ce délai raisonnable est déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’Etat membre le permet. Il ne peut excéder vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, si ce second délai est plus long, à compter de la décision du juge des référés. Dans leur décision du 11 février 2008, après avoir précisé que les dispositions du nouveau texte de loi étaient applicables et après avoir relevé que ce dernier ne comporte aucune disposition transitoire, les juge se sont expressément référé à la directive précitée et décidé que « faute pour le demandeur de se pourvoir devant la juridiction compétente au fond dans le délai de vingt et un jours, la présente décision sera de nul effet ». (1) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ; (2) CPI, art. L.716-6 ; (3) Directive 2004/48/CE du 9 avril 2004, art.9 § 5. Paru dans la JTIT n°76/2008 p.8 (Mise en ligne Mai 2008)