2010

Marques et noms de domaine Règles INPI De nouvelles règles en matière de propriété industrielle Le décret du 1er mars 2007 modifie l’organisation administrative de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ainsi que les formalités de dépôt et de publication en matière de marques, dessins et modèles et de brevets. Ainsi, désormais le directeur de l’INPI est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et habilité à exercer les attributions du directeur de l’INPI, en cas d’absence ou d’empêchement. En ce qui concerne la demande de brevet, le décret supprime la pratique du dépôt auprès d’une préfecture autre que celle de Paris. Il supprime également le dépôt de demandes de marque auprès des greffes des tribunaux de commerce. Dorénavant, l’INPI est la seule entité habilitée à recevoir les demandes de brevets et de marques français (Art. R. 712-1). Le décret contient deux autres nouveautés en matière de marques : il précise les conditions de transmission d’une marque collective de certification en cas de dissolution de la personne morale titulaire (Art. R. 715-1) et il modifie les conditions d’irrecevabilité du dépôt d’une demande de marque. Ainsi, un dépôt de marque qui ne contient pas les mentions obligatoires énumérées à l’article R.712-3, 1°, a) (identification du déposant) , b) (modèle de la marque) et c) (énumération des produits et/ou des services et des classes) du CPI et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt, ne peut être déclaré irrecevable par l’INPI qu’après que celui-ci a invité le déposant à rectifier les irrégularités. Si le dépôt est régularisé dans le délai imparti par l’INPI, la date de dépôt de la marque sera celle du dépôt des mentions manquantes (Art. R. 712-7). Enfin, la publication « électronique » des décisions, actes et documents au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) est instaurée. Cette publication est dotée de la même valeur que la publication sous forme imprimée. L’INPI est chargé d’organiser une consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du BOPI (Art. R. 411-1-1). Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

Marques et noms de domaine Référencement La propriété de l’adresse internet L’association Relais et Châteaux avait résilié sa convention d’hébergement avec la société Calvacom, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de destruction de l’intégralité des fichiers informatiques du guide que propose l’association. Assignant la société d’hébergement en référé pour obtenir l’interdiction de l’usage de la marque et du logo, la destruction des fichiers et la suppression de tout référencement, la célèbre association a obtenu gain de cause. Considérant que l’impossibilité technique n’était pas un argument valable et que l’adresse internet est la stricte propriété de l’association, le tribunal a interdit le maintien sur internet du site de l’association Relais et Châteaux. Rares sont les décisions en matière de résiliation de la convention d’hébergement. Cet éclairage est donc plus qu’utile en matière de contentieux relatif à la gestion des noms de domaine. TGI Paris Ord. réf., 23 mai 1996 (Mise en ligne Mai 1996)

Marques et noms de domaine Marques notoires Hôtels Méridien : Confirmation de la responsabilité du prestataire de noms de domaine Par arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de Cassation a mis un terme à l’affaire « Hôtels Meridien », qui opposait la société éponyme à la société d’enregistrement et de gestion de noms de domaine Sedo. Pour mémoire, la première reprochait à la seconde d’avoir proposé à la vente les noms de domaine meridien.com, meridianhotel.com meridiantravel.net meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et exploitant les noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com sous la forme de parking reproduisant des liens commerciaux vers des sites proposant des services identiques ou similaires à ceux visés par la marque LE MERIDIEN. Assignée sur le fondement de la contrefaçon et de l’atteinte à la marque notoire, la société Sedo invoquait le bénéfice des dispositions de l’article 6-I de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), arguant de sa qualité de prestataire de stockage se contentant de fournir un service de base de données doublé d’un moteur de recherche. S’agissant de la qualification de marque notoire attachée à la marque LE MERIDIEN, elle reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité sans rechercher si la protection d’une marque notoire constituée d’un terme usuel ne trouve pas ses limites dans l’utilisation par des tiers d’un terme identique dans son acception courante. S’agissant de l’étendue de la protection de la marque notoire, la société Sedo n’a pas fait valoir plus tôt l’argument selon lequel les noms de domaine litigieux étaient exploités dans leur sens courant de « méridien » ou, en anglais, « meridian ». Dès lors, en application du principe d’immutabilité du litige, la Cour de cassation ne pouvait que rejeter l’argument nouveau et portant, au surplus, sur l’appréciation de faits et non sur la stricte application du droit. La Cour de cassation confirme également l’arrêt d’appel excluant l’application du régime de limitation de responsabilité prévu par la LCEN. Pour cela, elle retient que la cour a justifié sa décision en retenant que l’activité de la société Sedo outrepasse le simple cadre de « l’intervention technique sur Internet » dès lors qu’elle offre un service d’expertise permettant d’évaluer les noms de domaine mis en vente sur le site qu’elle édite et qu’elle prélève une commission sur le prix de vente, le cas échéant. On peut regretter sur ce point que la société Sedo n’ait pas contesté la notoriété de la marque alléguée ni même demandé à la Cour d’appel de se prononcer sur l’étendue de la protection de la marque notoire utilisée par les tiers dans un sens usuel. Cela lui aurait sans doute permis de se rapprocher des affaires Google, faisant actuellement l’objet de questions préjudicielles devant la Cour de justice des communautés européennes, et d’ouvrir le débat sur le point de savoir si la réservation d’un nom de domaine correspondant à une marque arguée de notoriété et son exploitation pour donner accès à des liens commerciaux proposant des produits ou services usuels au regard dudit nom de domaine caractérise « un usage du signe sans juste motif tirant indûment profit de la renommée de la marque » alléguée au sens de l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988. Cass. com. 21 octobre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Marques et noms de domaine Marques internationales Abrogation de la clause de sauvegarde à compter du 1er septembre 2008 Le 1er septembre 2008, la modification de l’article 6sexiès du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, dénommé « clause de sauvegarde », est, à l’instar d’autres modifications, entrée en vigueur. Le système de l’enregistrement international des marques est régi par deux traités : l’Arrangement de Madrid et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid. Le régime applicable à un enregistrement international de marque est différent selon que le pays d’origine du titulaire de la marque internationale et le pays désigné au sein de l’enregistrement international d’une marque ont ratifié l’un et/ou l’autre de ces deux traités. Afin de permettre une articulation entre ces deux systèmes de protection au niveau international, il était jusqu’à présent prévu une clause de sauvegarde selon laquelle, lorsque le pays d’origine pour une marque internationale est partie à la fois au Protocole et à l’Arrangement de Madrid, les dispositions de l’Arrangement de Madrid s’appliquaient exclusivement à la désignation de tout pays partie à l’Arrangement et au Protocole. La modification adoptée lors de la 38ème session de l’Assemblée de l’Union de Madrid à l’automne 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre 2008, a abrogé la clause de sauvegarde. Elle vise en effet à ce que, dans l’hypothèse précitée, le Protocole et uniquement le Protocole s’applique désormais à tous les états liés à la fois par l’Arrangement de Madrid et par le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid. Cette modification a notamment pour effets : que la plupart des demandes d’enregistrement international de marque, pour lesquelles il est considéré que le pays d’origine du titulaire est la France, pourront être sollicitées sur le simple fondement d’une demande de marque française, sans attendre l’enregistrement de celle-ci, contrairement à la situation précédente ; une extension du périmètre d’application de la règle de transformation de la marque internationale en marque nationale étrangère. Désormais, il est possible de solliciter la transformation de la désignation d’Etats au sein d’une marque internationale en marques nationales étrangères, pour les Etats qui ont ratifié l’Arrangement de Madrid et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid et qui sont désignés au sein d’une marque internationale dont le pays d’origine est adhérent de l’Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid ou exclusivement du Protocole. L’attention est toutefois attirée sur le fait que cette transformation demeure inapplicable lorsque le pays est désigné exclusivement en vertu de l’Arrangement de Madrid. L’Assemblée de l’Union de Madrid a, par ailleurs, adopté une règle destinée à favoriser l’adhésion des pays sud américains, dont aucun jusqu’à présent n’en est membre. En effet, désormais, toute demande d’enregistrement international peut être sollicitée soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. L’office d’origine est toutefois susceptible de limiter ce choix à une ou deux langues. WIPO, Avis n°18/2008 du 23 juillet 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Marques et noms de domaine Marque communautaire Abrogation du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire Dans la perspective d’assurer la simplification et la clarification du droit communautaire, une proposition de règlement est actuellement en cours d’adoption, afin de codifier le règlement n° 40/94/CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, modifié à plusieurs reprises. Bien que ce processus aboutisse à l’abrogation du précédent règlement, aucune modification substantielle ne sera apportée aux dispositions initiales. Par rapport à la version consolidée du règlement n° 40/94/CE, réalisée par un système informatique, la version codifiée présente un texte et des numéros d’articles globalement harmonisés. Après avoir été approuvée par le Parlement européen le 19 juin dernier, cette proposition de règlement est actuellement en attente d’adoption par le Conseil. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 10 mars 2008. Proposition de règlement sur la marque communautaire (Mise en ligne Décembre 2006)

Marques et noms de domaine Marque communautaire Appréciation du risque de confusion entre deux marques en matière informatique Par décision du 22 mai 2008, le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) a rappelé les principes essentiels qui gouvernent l’appréciation du risque de confusion entre deux marques en matière informatique. En premier lieu, le périmètre de protection d’une marque est défini par le libellé des produits et des services pour lequel elle est déposée et/ ou enregistrée. En second lieu, la similitude entre un signe complexe, composé d’éléments verbaux et figuratifs et un autre signe est caractérisée lorsqu’un des composants du signe complexe qui domine l’impression d’ensemble produite par ce signe est repris dans un autre signe. Le 20 mars 2002, la société taiwanaise NewSoft Technology Corp. procédait à une demande de marque communautaire verbale Presto : BizCard Reader revendiquant des produits et des services informatiques (classes 9 et 42), ainsi que des produits relevant de la classe 16, notamment des manuels d’instruction, brochures, dépliants et imprimés concernant les programmes et données d’ordinateurs et les logiciels. Cette marque a été enregistrée le 10 juillet 2003. Le 12 novembre 2003, la société espagnole Soft SA a introduit une demande en nullité de la marque communautaire précitée, invoquant un risque de confusion avec quatre marques antérieures espagnoles enregistrées à son nom et composées de l’élément verbal PRESTO et d’un élément figuratif. La division d’annulation de l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a examiné le bien fondé de la demande en nullité au regard de deux marques espagnoles antérieures opposées et a déclaré la nullité de la marque communautaire Presto : BizCard Reader pour l’ensemble des produits et des services informatiques (classes 9 et 42), ainsi que pour une partie des produits relevant de la classe 16. La Chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’annulation de l’OHMI. Devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, les arguments de la société taiwanaise NewSoft Technology Corp., requérante, n’ont pas été accueillis plus favorablement. En ce qui concernait les produits et services en cause, elle avançait notamment que les logiciels vendus par la société Soft Sa et les siens ne pouvaient pas être confondus par les consommateurs dans la mesure où les logiciels comparés ne visaient pas le même type de consommateur, les uns étant destinés à des entrepreneurs en bâtiment pour évaluer et contrôler les coûts de construction, les autres s’adressant à des commerçants pour gérer leurs contacts professionnels. Elle soulignait également que les circuits de commercialisation des logiciels étaient différents : ses produits étaient vendus sur internet contrairement à ceux de la société Soft Sa proposés dans un réseau de points de vente en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud. Eu égard à l’appréciation des signes, elle soutenait que l’élément figuratif placé au premier plan était déterminant dans l’impression d’ensemble produite par la marque et que l’élément verbal PRESTO n’était ni l’élément dominant, ni l’élément distinctif des marques en conflit. Dès lors le risque de confusion entre les signes des marques comparées n’était pas caractérisé. Les juges du TPICE ont balayé ses arguments. Ils ont tout d’abord rappelé que « la comparaison des produits exigé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94 doit porter sur le libellé des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée (…). Par ailleurs, s’agissant des produits visés par la marque communautaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de nullité, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits, telle qu’elle figure dans l’acte d’enregistrement de la marque communautaire, sous la seule réserve des éventuelles modifications de cette liste postérieure à cet acte. Par conséquent, les affirmations de la requérante afférentes aux produits spécifiques pour lesquels elle utilise la marque communautaire sont dépourvus de pertinence en l’espèce, la requérante n’ayant pas modifié la liste des produits visés par ladite marque ». Le débat a également porté sur la qualification de l’élément dominant des signes des marques en conflit. En la matière, le principe jurisprudentiel communautaire est clairement établi et rappelé dans la présente décision : « quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe ». A l’analyse des marques espagnoles antérieures, les juges ont relevé que l’élément figuratif était d’une dimension semblable à celle de l’élément verbal, que le dessin qui le constituait n’était ni particulièrement remarquable, ni particulièrement frappant dans la perception d’ensemble des marques antérieures. Enfin il n’avait pas de « force évocatrice autonome ». Au contraire, cet élément figuratif se référait à la fonction d’un produit vendu par la société Soft SA, il était donc descriptif. Or, comme souligné par le TPICE « un élément d’une marque complexe qui est descriptif des produits désignés par cette marque ne peut être considéré, en principe, comme étant l’élément dominant de celle-ci ». Il ajoute que « lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque ». Au sein de la marque contestée, les juges ont mis en avant que la seconde partie du signe, à savoir « bizcard reader », était descriptive des produits couverts par la marque communautaire pour le consommateur espagnol qui a une certaine connaissance de la langue anglaise. Elle ne peut donc pas constituer l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par la marque communautaire contestée, contrairement à PRESTO, qui n’est pas descriptif et qui est placé au début de la marque devant

Marques et noms de domaine Extensions La zone « .fr » : une zone de droit Le 11 mai 2004, le nommage français a connu une évolution majeure avec ce qu’il est convenu d’appeler l’ouverture des « .fr » et « .re ». Cette ouverture a été accompagnée d’un grand nombre de mesures de nature à limiter, sinon à empêcher, le cybersquatting. Ainsi en a-t-il été du principe d’identification qui empêche quiconque n’est pas clairement identifié au sein d’une des bases publiques INPI, Greffes ou INSEE, d’enregistrer un nom de domaine en .fr ou de la mise en œuvre de procédures alternatives de résolution des litiges. Il semble que ces mesures soient effectives puisque le Tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé rendue le 28 juin 2004, décidé au sujet de l’enregistrement du nom de domaine « michel-edouard-leclerc.fr » que l’enregistrement d’un tel nom de domaine constitue une faute en soi et que le titulaire de ce nom de domaine doit être sanctionné. Au delà de cette sanction, on retiendra que, pour la première fois, le tribunal a eu à se prononcer sur la nouvelle version de la charte de nommage et, de manière incidente, sur la responsabilité de l’AFNIC et des bureaux d’enregistrement face au cybersquatting. Pour la première fois également, il est fait expressément référence dans une décision de justice à certains articles de la charte de nommage. Ainsi en est-il de l’article 19, le tribunal précisant que « (…) Monsieur H. a engagé sa responsabilité puisque (…) il s’est engagé à respecter les règles de la charte de l’AFNIC ; que celle-ci rappelle en son article 19 que le choix d’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (…) ». Il en est de même de l’article 8, le juge rappelant que «le titulaire d’un nom de domaine dispose sur celui-ci seulement d’un droit d’usage, ce qui ne permet pas d’en faire commerce ». (Mise en ligne Mai 2004)

Marques et noms de domaine Extensions L’ouverture du .fr aux personnes physiques et morales Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeure disposant d’une adresse postale en France depuis plus de trois mois consécutifs (ainsi que toute personne morale ayant son siège social en France) peut souscrire un nom de domaine avec l’extension en point fr (1). Charte de nommage du .fr modifiée le 20 juin 2006 disponible sur le site de l’Afnic (Mise en ligne Juin 2006)

Marques et noms de domaine Extensions La nouvelle extension des noms de domaines en Asie Le « .asia » a vu le jour le 2 mai 2007 et recouvre une zone englobant 73 pays situés en Asie, en Australie et dans le Pacifique. Ce nom de domaine sponsorisé vise à promouvoir l’intérêt collectif d’une zone géographique qui correspond à une réalité économique, mais non politique. La zone Asia est d’ores et déjà la plus grande en termes d’internautes : selon l’enquête de « InternetWorldStats.com », plus de 400 millions de personnes sont en ligne en Asie (Moyen-Orient, Australie et Asie inclus). À titre comparatif, en Europe, on dénombre 315 millions d’internautes et, en Amérique du Nord, 253 millions. La Dot Asia Organisation Limited est l’unique registre en charge de la zone de nommage « .asia » en vertu d’un contrat signé avec l’Icann le 6 décembre 2006, pour une durée de dix ans renouvelable. Les regles de l’enregistrement du « .asia » sont gouvernees par le souci de proteger les droits des tiers et de refrener les enregistrements abusifs. L’enregistrement par etapes qui a ete mis en place debutera le 9 octobre 2007. L’enregistrement des « .asia » se décompose en trois phases : Sunrise 1 (SR1) : est dédiée à l’enregistrement des noms gouvernementaux réservés à la communauté Dot Asia. Elle débutera le 9 octobre 2007 et se terminera en février 2008. Sunrise 2 (SR2) : est réservée aux titulaires de marques enregistrées, dans l’un des pays de la liste des 73 pays établie par l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle dite Wipo Standard 3. Cette sunrise se découpe en trois périodes correspondant à des statuts de marque différents. La première sous-période débutera le 9 octobre 2007. Sunrise 3 (SR3) : est réservée aux titulaires de noms d’entités juridiques enregistrés depuis au moins le 6 décembre 2006. Elle est destinée aux entreprises qui sont situées en Asie et qui en raison de leur petite taille n’ont pas de marque. Elle débutera le 13 novembre 2007. Une dernière étape dite « Landrush » permettra l’enregistrement à tous ceux qui sont éligibles au « .asia » en février 2008 : le tarif d’enregistrement sera plus élevé pendant ce laps de temps. L’ouverture totale de la zone « .asia » est prévue en mars 2008. Lors de SR1, et à partir de mars 2008, c’est la règle du « premier arrivé premier servi » qui s’appliquera. En revanche, lors des périodes SR2, SR3 et « landrush », en cas de dépôt de noms de domaine identiques par des entités différentes, un système d’enchères sera mis en place pour déterminer le titulaire du nom de domaine. Paru dans la JTIT n°68/2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

Marques et noms de domaine Extensions Désignation des offices d’enregistrement du «.fr» et des extensions d’outre-mer Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a publié la synthèse des réponses obtenues à la consultation publique lancée en avril 2008 sur les modalités de gestion des extensions «.fr» et d’outre mer («.re», «.gp», «.mq»…). Cette consultation publique s’inscrit dans le cadre du processus de désignation des offices d’enregistrement des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national, prévu par l’article R.20-44-35 du Code des postes et des communications électroniques, issu du décret du 6 février 2007. Elle a pour objectif d’aider le ministère à définir les critères de sélection des offices d’enregistrement et à déterminer les règles de gestion applicables aux différentes extensions. Les critères de sélection adoptés lors du processus de désignation de l’office d’enregistrement du «.eu» (qualité de service, ressources humaines, techniques financières, mise en oeuvre des règles de politique publique, mécanisme de concertation…) ont été généralement jugés pertinents et devraient donc être utilisés pour les extensions correspondant au territoire national. S’agissant des règles de gestion, il est apparu important pour de nombreux opérateurs d’obtenir une plus grande transparence tarifaire sur les prestations des bureaux d’enregistrement, ce en quoi les offices d’enregistrement pourraient avoir un rôle. Enfin, concernant l’élargissement de l’éligibilité au «.fr», les réponses se sont révélées partagées entre le maintien d’un statu quo, l’élargissement aux entreprises établies dans l’Union européenne ou de la libéralisation totale de l’extension, ces deux dernières solutions étant majoritairement prônées par les bureaux d’enregistrement. Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi devrait désormais lancer les appels à candidature, qui seront publiés au Journal Officiel. Synthèse des contributions à la consultation publique Consultation publique du 25 avril 2008 Décret 2007-162 du 6 février 2007 (Mise en ligne Novembre 2008)

Marques et noms de domaine Extensions Ouverture au public de nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau L’Icann a annoncé l’ouverture de nouveaux GTLD au public. Il y aura deux grands types d’extensions, les extensions ouvertes à tout type d’enregistrement et les extensions communautaires (c’est à dire celles qui seront orientées vers une communauté spécifique d’utilisateur). Afin de définir les règles d’attribution des nouveaux GTLD un guide de candidature a récemment été publié par l’Icann en français. Icann, Guide de candidature du 24 octobre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Marques et noms de domaine Extensions Ouverture du « .tel » : de l’intérêt d’être premier L’extension « .tel » sera ouverte à l’enregistrement à partir du 3 décembre 2008. La vocation de cette nouvelle extension consiste à se présenter comme un annuaire amélioré. En effet, un nom de domaine « .tel » donne accès à un site web intégré comportant les coordonnées et informations spécifiques (liens hypertextes, plans, itinéraires,…) du titulaire. L’enregistrement d’un nom de domaine « .tel » permet notamment d’obtenir une visibilité accrue, de mettre directement à jour ses coordonnées auprès de ses correspondants et, bien sûr, de défendre ses droits (marques, dénominations sociales,…) contre toute réservation abusive par des tiers. Dans cette dernière perspective, il convient de noter que l’extension sera tout d’abord ouverte aux titulaires, licenciés et cessionnaires de marques enregistrées (période de « sunrise » du 3 décembre 2008 au 2 février 2009), puis accessible à tous au cours d’une phase d’enregistrement prioritaire (période de « landrush » du 3 février 2009 au 23 mars 2009), avant son ouverture totale à partir du 24 mars 2009. Au cours de ces trois périodes, le départage entre les candidatures sera réalisé selon la règle « premier arrivé, premier servi ». Règlement Telnic sur la Sunrise du « .tel » Guide Telnic sur la Sunrise du « .tel » (Mise en ligne Décembre 2008)

Marques et noms de domaine Extensions L’analyse du marché des noms de domaine en France et en 2008 L’AFNIC publie la seconde édition de son observatoire du marché des noms de domaine en France, élaboré en collaboration avec TELECOM & Management SudParis (anciennement INT). Ce document présente une analyse statistique du marché, en particulier sur les noms de domaine en « .fr », les titulaires de noms, les bureaux d’enregistrement, les technologies (serveurs DNS, Ipv6,…), les usages et les tendances et perspectives du marché. Parmi les informations communiquées, il peut être relevé que l’extension « .fr » jouit d’une forte dynamique de croissance en France, qui devrait se confirmer dans l’avenir. L’extension « .fr » compte en effet, au 1er juillet 2008, plus de 1,5 million de noms de domaine. Cette croissance s’accompagne d’une prise de conscience de la valeur des noms de domaine en « .fr », lesquels occupent de plus en plus le second marché des noms de domaine. L’extension générique « .com » reste toutefois l’extension privilégiée par les internautes au niveau mondial, avec plus de 75 millions de noms de domaine enregistrés. Il ressort également de cette analyse que les communes ont tendance à enregistrer directement leur dénomination comme nom de domaine, plutôt que de l’accompagner des termes « mairie » ou « ville », qui étaient d’un usage très répandu. Une telle tendance n’est peut-être pas sans lien avec les dispositions spécifiques aux collectivités territoriales, introduites dans le code des postes et des communications électroniques par le décret du 8 février 2007. (Mise en ligne Février 2009)

Marques et noms de domaine Extensions La société Galileo Lebensmittel GmbH n’obtient pas le transfert du nom de domaine galileo.eu La société Galileo Lebensmittel GmbH, titulaire de la marque Galileo, a demandé l’annulation de la décision de l’Eurid ayant réservé le nom de domaine galileo.eu, sur le fondement de l’article 9 du règlement n°874/2004 de la Commision, qui prévoit que: « La Commission peut demander au registre d’introduire des noms de domaine directement dans le domaine de premier niveau .eu à l’usage des institutions, organes et organismes de la Communauté« . La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rejeté la demande de la société Galileo Lebensmittel GmbH, au motif que la décision de la Commission n’était pas spécifiquement adressée à son encontre et qu’elle n’avait aucune garantie d’obtenir l’attribution de ce nom de domaine en période Sunrise, pas moins de 25 marques communautaires Galileo existant. CJCE du 17 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

Marques et noms de domaine Extensions Nouvelle charte de nommage du .fr L’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (Afnic) a mis en ligne, le 30 mars 2009, deux nouvelles chartes de nommage internet, relatives d’une part au « .fr » et d’autre part au « .re », ainsi qu’un nouveau guide des procédures. Les modifications ont pour objet de simplifier et de standardiser l’enregistrement des noms de domaine, tant pour les utilisateurs que pour les bureaux d’enregistrement. Ces simplifications passent notamment par la mise en place d’une nouvelle interface de communication entre l’Afnic et les bureaux d’enregistrement fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, par la création d’une identification unique pour les enregistrements des noms de domaine multiples, ou encore par la suppression de la possibilité d’enregistrer certaines catégories de sous-domaines, tels que « .nom.fr » pour les noms patronymiques, « .prd.fr » pour les programmes de recherche et de développement ou encore « .presse.fr » pour les publications de presse. Ainsi, l’enregistrement d’extension en « .fr » et en « .re » est favorisé par l’Afnic. AFNIC, Charte de nommage du .fr du 30 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

Marques et noms de domaine Extensions Les noms de domaine génériques : un mauvais placement pour Ovidio Une société belge a voulu enregistrer des noms de domaine en .eu en période Sunrise sur la base des marques « Emprunt.be » et « Placement.be« . Cependant, la demande a été présentée au nom de la société belge et non au nom du titulaire des marques, à savoir le gérant de la société. La demande d’enregistrement des noms de domaine « Emprunt.be » et « Placement.be » a donc été rejetée par l’agent de validation et par l’Eurid. Lesdit noms de domaine n’ayant pas été enregistrés pendant la période Sunrise, ils ont été rendus disponibles à l’issue de cette période. C’est dans ces conditons que la société chypriote Ovidio a enregistré ces deux noms de domaine pour les exploiter pour un site parking de liens commerciaux. Le titulaire des marques Bénélux « Emprunt.be » et « Placement.be » a intenté une action ADR devant le Tribunal tchqèque en vue d’obtenir le transfert desdits noms de domaine. Le Tribunal tchèque lui a donné raison et a ordonné le transfert aux motifs qu’il existait un risque de confusion entre les marques Bénélux et les noms de domaine litigieux et que la société chypriote a enregistré les noms de domaine sans droit ou intérêt légitime, comme le prescrit l’article 21 du règlement 874/2004 . Souhaitant contester la décision rendue, la société chypriote a saisi le Tribunal de commerce de Bruxelles. Sa demande a cependant été rejetée dans la mesure où, conformément à l’article 21 du Règlement susvisée, le titulaire des marques Bénélux est parvenu à prouver que la société chypriote ne faisait pas un usage légitime des noms de domaine litigieux. Le tribunal a en effet considéré que « le fait d’exploiter des noms de domaine correspondant à des marques, même génériques, pour un site parking de liens commerciaux ne constituait pas un usage légitime au sens du Règlement« . AFNIC, TC Bruxelles 19 mars 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

Marques et noms de domaine Dépôt frauduleux L’attribution frauduleuse et déloyale d’un nom de domaine La marque «Gay» avait été déposée une première fois en 1994 par le groupe GDG puis par la société Telestore en 1995. Se fondant sur la propriété que lui conférait le dépôt de cette marque, cette seconde société se fit attribuer le nom de domaine «Gay.fr». Dénonçant ce dépôt frauduleux ayant servi a obtenir ce nom de domaine dans l’unique but de détourner de la clientèle, le groupe poursuivit Telestore sur la possibilité de confusion dans l’esprit du client, qualifiant ce comportement de concurrence déloyale. Reconnaissant ce risque de confusion, le tribunal saisi a jugé que le dépôt de la marque ainsi que l’attribution du nom de domaine constituaient une contrefaçon de la marque verbale et une contrefaçon par reproduction de la marque. De plus, la société Telestore a été jugée consciente de la confusion dans l’esprit des clients agissant à des fins de détournement de clientèle. Cette décision a été la première à reconnaître que l’attribution d’un nom de domaine identique au nom d’une autre marque peut être à l’origine de confusion pour les clients et donc porter préjudice. TGI Paris 3e ch. 3e sect., 23 mars 1999 (Mise en ligne Mars 1999)