Noms de domaine

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, le 13 janvier 2011. Faisant suite à la décision du conseil constitutionnel du 6 octobre 2010,

L’édition 2010 de l’observatoire des noms de domaine en France rédigé en septembre 2010 par l’Afnic révèle que le marché des noms de domaine se porte bien et l’année 2011 s’ouvre sur des perspectives de changements importants tant au niveau mondial que national.

Les dispositions législatives en vigueur relatives à la gestion et à l’attribution des noms de domaine en .fr ne suffisant pas à garantir les libertés constitutionnelle que sont la liberté d’entreprendre et la liberté de communication,

Marques et noms de domaine Extensions L’enregistrement d’une marque générique sans intention de l’utiliser pour obtenir un nom de domaine en « .eu » en période Sunrise : comment évaluer la notion de mauvaise foi ? Le 10 février 2010, l’avocat général, Madame Trstenjak Verica, a rendu son opinion concernant une demande de décision préjudicielle soumise par l’Etat Autrichien à propos dune marque générique enregistrées dans le seul but de pouvoir enregistrer des noms de domaine en « .eu » en période Sunrise. Dans cette affaire, une société autrichienne (Internetportal und Marketing GmbH), avait en août 2005, procédé à l’enregistrement en Suède de 33 marques génériques en langue allemande, dont la marque R&E&I&F&E&N, signifiant « pneu » en allemand, et ce dans le seul but de pouvoir enregistrer le nom de domaine reifen.eu en période « sunrise » des noms de domaine en « .eu », soit entre le 7 décembre 2005et le 6 avril 2006. Contestant cet enregistrement, le titulaire de la marque Benelux REI FEN enregistrée en 2005, a formé un recours ADR (solution alternative aux litiges) devant la Cour d’arbitrage tchèque. Par décision ADR n°00910 du 24 juillet 2006, le transfert du nom de domaine reifen.eu a été ordonné par la Cour d’arbitrage tchèque au profit du titulaire de la marque Benelux. Comme le prévoit l’article 22 (13) du règlement ADR, le titulaire du nom de domaine reifen.eu s’est opposé au transfert du nom de domaine reifen.fr en formant un recours devant les juridictions autrichiennes dans les 30 jours de la décision. Les juridictions inférieures ayant confirmé la décision de la Cour d’arbitrage tchèque et ayant ainsi confirmé le transfert du nom de domaine reifen.eu au profit du titulaire de la marque Benelux, la Cour suprême autrichienne, saisie du litige, a posé à la Cour de justice des Communautés européennes les 5 questions préjudicielles suivantes : 1 – L’article 21, paragraphe 1, sous A du règlement n° 874-2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un droit au sens de cette disposition existe même : lorsque la marque a été enregistrée uniquement dans le but de pouvoir demander au cours de la première phase de procédure d’enregistrement par étape l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une dénomination générique -tirée de la langue allemande-, sans intention d’utiliser cette marque pour des produits ou des services ? lorsque la marque sur laquelle se fonde l’enregistrement du nom de domaine et qui correspond à une dénomination générique tirée de la langue allemande s’écarte du nom de domaine dans la mesure où elle contient des caractères spéciaux qui ont été éliminés du nom de domaine, bien que ceux-ci auraient pu être exprimés par des caractères normaux et que leur élimination a pour effet que le nom de domaine peut être distingué de la marque de risque de confusion ? 2 – L’article 21, paragraphe 1, sous A dudit règlement doit-il être interprété en ce sens qu’un intérêt légitime n’existe que dans les cas prévus à l’article 21 paragraphe 2 ? En cas de réponse négative à cette question : 3 – Existe-t-il également un intérêt légitime au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous A du règlement lorsque le titulaire du nom de domaine qui correspond à une dénomination générique tirée de la langue allemande est utilisée pour un site internet thématique ? En cas de réponse positive aux première et troisième questions : 4 – L’article 21, paragraphe 3 du règlement doit-il être interprété en ce sens que seuls les faits énumérés sous A, de cette disposition permettent de fonder la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous B du règlement ? En cas de réponse négative à cette question : 5 – Peut-on considérer que l’on se trouve en présence de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous B lorsque le nom de domaine a été enregistré lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étape sur la base d’une marque correspondant à une dénomination générique, tirée de la langue allemande, marque que le titulaire du nom de domaine a acquise que dans le seul but de pouvoir demander l’enregistrement du nom de domaine lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étape et ainsi précéder d’autres personnes intéressées et donc en tout état de cause également des titulaires des droits de marques ? Le 10 février 2010, l’avocat général, Madame Trstenjak Verica, a rendu son opinion, dont il ressort trois enseignements. Premier enseignement : au titre de la question de l’existence d’un droit au sens de l’article 21 du paragraphe 1 du règlement 874/2004, l’avocat général considère qu’il incombe aux seules autorités administratives nationales d’invalider une marque ou de la déclarer nulle. Ainsi, pour l’avocat général, alors même qu’une marque devrait faire l’objet d’une procédure en vue d’obtenir sa déchéance ou sa nullité, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration en ce sens, elle doit être considérée comme conférant un droit. Deuxième enseignement : au sujet de l’existence d’un intérêt légitime, l’avocat général rappelle que la question de l’existence d’un droit et d’un intérêt légitime ne sont pas des questions cumulatives mais alternatives au sens du règlement 874/2004. En conséquence, pour l’avocat général, dans la mesure où un droit a été reconnu, il ne lui parait pas nécessaire d’examiner l’existence ou non d’un intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine. Il reste, selon l’avocat général, que la simple déclaration d’intention d’utiliser un site internet ne suffit pas à rapporter preuve de l’existence d’un intérêt légitime en cas d’enregistrement de nom de domaine en période Sunrise. Troisième enseignement : Enfin, concernant l’existence ou non d’une mauvaise foi de la part du titulaire du nom de domaine, l’avocat général considère qu’il convient de prendre en considération tous les facteurs de la cause, la mauvaise foi devant être appréciée de façon globale. Pour l’avocat général, les facteurs suivants peuvent être considérés comme signe de mauvaise foi : – le fait d’enregistrer une marque générique dans un état membre

Marques et noms de domaine Typosquatting Un singulier typosquatting et une décision innovante Imaginative, une société W. V. avait réservé trois noms de domaine imitant le signe 2xmoinscher.com, sur lequel une société T. de revente à distance d’objets neufs et d’occasion détient des droits à titre de marques, de nom commercial et de noms de domaine. Son ingéniosité tenait non pas à l’imitation en elle-même, mais au système de redirection qu’elle avait mis en place : redirection vers le site internet www.2xmoinscher.com, édité par la société T. Opération non désintéressée, à défaut d’être lucrative. La société W.V. s’était notamment affiliée à la société C. qui a créé un réseau constitué d’annonceurs, dont la société T., et d’éditeurs de sites internet. L’affiliation permettait à la société W.V. d’être rémunérée par la société C. à chaque fois qu’un internaute visitait le site www.2xmoinscher.com en tapant une adresse composée avec les trois noms de domaine qu’elle avait enregistrés et qui correspondaient à des fautes de frappe par rapport à l’adresse exacte : 2xmoinschers.fr, 2moinscher.fr, 2xmoinscheres.com. La société C. est elle-même rétribuée par les annonceurs en fonction du trafic généré. Le tribunal de grande instance de Paris a sanctionné ce montage, le 2 avril 2009. La motivation des juges mérite d’être examinée. Ils rejettent, en effet, le fondement de la contrefaçon de marques et de droit d’auteur, ainsi que celui de l’atteinte au nom commercial pour retenir exclusivement celui de l’atteinte aux noms de domaine de la société T. La contrefaçon de marques de la société T. est écartée par les juges, au motif que la société W.V. n’a pas utilisé les noms de domaine litigieux en tant qu’adresse d’un site Internet sur lequel elle aurait présenté ses propres produits et services mais « uniquement pour réorienter les internautes vers le propre site de la demanderesse ». En effet, la contrefaçon « n’est réalisée que lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers ». Pour les juges de première instance, cet usage n’est pas constitutif d’un « usage à titre de marque ». De même, l’atteinte au nom commercial est refusée, dans la mesure où, selon le tribunal, le système mis en place par la société W.V redirigeait les internautes « moyennement attentifs » vers le site de la société T., sans qu’ils pussent identifier l’action de la société W. Enfin, les juges considèrent que la contrefaçon du titre et du site internet de la société T. n’est pas caractérisée en l’absence de création de site internet par la société W.V. et du défaut de démonstration de l’originalité du nom du site de la société T. Sur ce dernier point, les juges soulignent que « le critère de l’investissement n’est pas pris en compte pour la protection des titres des œuvres de l’esprit ». En revanche, les juges condamnent la société W.V. pour s’être appropriée la valeur économique des noms de domaine enregistrés et exploités par la société T., qui a subi de ce fait un préjudice « tant matériel que moral tenant au versement par elle d’une rémunération injustifiée » à la société W.V. A cette fin et entre autres motifs, ils soulignent que la société W.V. « ne crée aucune valeur, mais se contente d’exploiter, sans son accord, celle que la société T. a su conférer à son site par son savoir-faire et ses investissements ». Le mécanisme de redirection mis en place par la société W.V. aboutit en effet à une captation d’une partie du trafic du site internet de la société T. L’appropriation de la valeur économique des noms de domaine constitue une motivation innovante et particulièrement intéressante, dans des cas d’espèces où il n’existe pas d’agissements contrefaisants au sens strict des textes du Code de la propriété intellectuelle. TGI Paris 2 avril 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

Marques et noms de domaine Principe d’antériorité L’antériorité d’un nom de domaine sur les autres signes distinctifs La Cour de cassation, par arrêt en date du 26 mai 2009, a confirmé qu’un nom de domaine est de nature à antérioriser un autre nom de domaine ou tout autre type de signe distinctif. L’espèce concernait deux sociétés immobilières exploitant la dénomination « Azur Villa » à titre de dénomination sociale, de marque et de nom de domaine. La première société avait enregistré le nom de domaine « azurvilla.com » en 1997 et déposé la marque « Azur Villa » en 2002. L’autre partie a, quant à elle, enregistré le nom de domaine « azurvilla.net » en 2001. La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’Aix en Provence d’avoir jugé, sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu’un nom de domaine peut constituer une antériorité opposable à une marque postérieure. La Cour de cassation a ainsi affirmé que la responsabilité civile d’une société seconde peut être recherchée pour concurrence déloyale, dès lors qu’une société première démontre avoir une antériorité chronologique sur le terme en litige et exerce sa profession dans le même secteur d’activités. Cass. com. 26 mai 2009 (Mise en ligne Juillet 2009)

Marques et noms de domaine Enseigne L’appellation d’un site correspond sur le plan électronique à l’enseigne Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris a considéré que « l’appellation d’un site correspond, sur le plan électronique, à l’enseigne ». En l’espèce, il s’agissait de l’utilisation des termes « soldes » ou de ses dérivés, en dehors des périodes autorisées, dans le nom de domaine du site « soldeurs.com ». Le tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article L 310-3, « dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus ». Malgré l’absence de référence à l’adresse internet d’un site dans les dispositions précitées, le tribunal a assimilé le nom de domaine à une enseigne. TGI Paris 31ème ch. 8 avril 2005 (Mise en ligne Mai 2009)

Internet contentieux Nom de domaine Lancement d’une nouvelle extension et précautions à prendre pour le titulaire de la marque Le titulaire de la marque BECHSTEIN n’a pas enregistré le nom de domaine correspondant à sa marque au moment de l’ouverture du .mobi. Le défendeur a donc considéré qu’il était en droit d’enregistrer le nom de domaine bechstein.mobi. Pour l’expert OMPI, le fait qu’un titulaire de marque n’enregistre pas le nom de domaine correspondant à sa marque en période de lancement d’une nouvelle extension ne donne pas droit à un tiers d’enregistrer ce nom de domaine. OMPI Case n°2008-1528 bechstein.mobi (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Les conditions requises au transfert d’un nom de domaine litigieux (Mise en ligne Novembre 2008) Définition du cybersquatting (Mise en ligne Avril 2008) Utilisation comme signe distinctif du nom d’une collectivité territoriale (Mise en ligne Février 2008) Confirmation du droit de propriété sur le nom de domaine « pagesjaunes.com » (Mise en ligne Décembre 2007) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées (Mise en ligne Octobre 2007) Les nouvelles règles de gestion des noms de domaine sur le territoire national (Mise en ligne Février 2007) La protection des noms de domaine de personnes politiques (Mise en ligne Septembre 2007) Le titulaire du nom de domaine d’un site n’est pas nécessairement l’éditeur du site (Mise en ligne Septembre 2006) Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute (Mise en ligne Juillet 2006) L’ouverture du .fr aux personnes physiques et morales (Mise en ligne Juin 2006) La zone « .fr » : une zone de droit (Mise en ligne Mai 2004) Le principe de spécialité (Mise en ligne Décembre 1998) L’attribution frauduleuse et déloyale d’un nom de domaine (Mise en ligne Mars 1999) L’enregistrement d’un nom géographique (Mise en ligne Octobre 1998) La contrefaçon d’un nom géographique (Mise en ligne Août 1997) La propriété de l’adresse internet (Mise en ligne Mai 1996)

Propriété intellectuelle Procédures extrajudiciaires Nouvelle procédure extrajudiciaire de résolution des litiges sur les noms de domaine «.fr» Anticipant sur les fonctions mises à la charge des offices d’enregistrement par le décret n°2007-162 du 6 février 2007, le gestionnaire actuel du « .fr », l’AFNIC propose désormais une procédure de résolution des litiges portant sur des noms de domaine « .fr » qui lui est spécifique. Cette procédure est limitée aux seuls cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007. Ainsi, la reproduction à l’identique de la dénomination d’une collectivité territoriale sans l’autorisation de l’assemblée délibérante, ou d’une marque sans que le titulaire dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et sans qu’il agisse de bonne foi constituent, par exemple, des violations manifestes sur lesquelles l’AFNIC pourra se prononcer. Aucune indemnité financière ne sera accordée dans le cadre de cette procédure. Seules des mesures de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine contesté pourront être ordonnées. Il s’agit d’une procédure rapide au coût modique (250 euros hors taxes par nom de domaine) qui sera menée à partir d’un espace sécurisé accessible sur le site internet de l’AFNIC. Règlement Afnic du 22 juillet 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Marques et noms de domaine Enregistrement pour les collectivités dans le domaine internet .eu Depuis le 7 décembre 2005 et pour 4 mois, les enregistrements sous la zone «.eu» sont ouverts aux organismes publics français et notamment aux collectivités territoriales et leurs établissements publics (comme les EPCI). Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, le nom enregistrable peut correspondre à la dénomination complète des entités ou à l’acronyme sous lequel elles sont généralement désignées (par exemple, « cg-numéro du département » pour un conseil général) ou à l’appellation courante du territoire dont elles sont responsables («nom géographique»). Pour la France, les demandes sont vérifiées par le ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie – Direction générale des Entreprises- Service des Technologies et de la société de l’Information. Communiqué de presse du MINEFI du 6 décembre 2005 Isabelle Pottier Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com