Marques et noms de domaine

Contrefaçon, Marques et noms de domaine

L’usage d’un signe similaire n’est pas contrefaisant

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Aux termes d’une décision du 1er octobre 2010 du tribunal de grande instance de Paris, l’usage d’une expression similaire à une expression antérieure protégée ne serait contrefaisant que dans des limites très strictes. Dans cette affaire, la société de commerce en ligne de vêtements et accessoires de mode Place des Tendances, titulaire de droits antérieurs à titre de marque,

Contrefaçon, Marques et noms de domaine

Marque : rapport Yves Jego mai 2010

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Propriété industrielle – Contentieux Marques Faire du Made in France « un instrument de traçabilité au service des consommateurs » Répondant à la lettre de mission de Monsieur le Président de la République du 20 octobre 2009, Monsieur le député et ancien Ministre Yves Jégo a remis, le 6 mai dernier, son rapport relatif à la définition d’une nouvelle « marque France ». Les contours de la mission étaient larges. Faisant le constat des insuffisances de l’actuel « made in France » face à la mondialisation des modes de production, l’objectif visé consistait à redéfinir un signe apte à définir et promouvoir l’origine des produits manufacturés, mais également des services offerts, tout en évitant les accusations de protectionnisme que pourrait susciter un tel projet. A l’issue d’une étude de plusieurs mois, associée à l’audition de multiples acteurs économiques, le rapport fait un triple constat plutôt sévère à l’égard du marquage actuel. En premier lieu, force est de constater que, ces dernières années, l’origine des produits et leurs conditions de fabrication sont devenus, pour les consommateurs, des critères de choix de plus en plus importants. Or, l’absence de réglementation claire et uniforme en la matière conduit à la multiplication des « labels » et autres pseudo mentions d’origine, dont la fiabilité et la valeur sont très inégales. Il en résulte, pour les consommateurs, un manque de transparence évident. En deuxième lieu, le rapport pointe du doigt les faiblesses et la complexité des règles relatives à la détermination de l’origine aux niveaux international et communautaire. L’absence de règles douanières harmonisées, sur le plan international, une réglementation facultative et complexe au niveau communautaire, rendent difficile et incertaine la détermination de l’origine d’un produit, dès lors que celui-ci ne porte pas l’indication de son origine. Enfin, en l’absence de signe fédérateur réglementé, les marchés internationaux voient se développer de multiples marquages frauduleux faisant référence, de manière explicite ou non, à une origine française des produits. Cette mention, de nature à induire en erreur les consommateurs, porte également atteinte aux productions nationales, qui ne disposent pas de l’outil de promotion que pourrait constituer, dans certains secteurs, une mention d’origine, reconnue en tant que telle. Face à ce constat, le rapport propose dix mesures, de nature à valoriser et à renforcer la traçabilité au service des consommateurs et de l’emploi, à savoir : Au niveau communautaire : envisager le rapprochement du régime de lutte contre la fraude sur l’origine des produits à celui de lutte contre la contrefaçon ; développer les actions en faveur d’une réglementation obligatoire du marquage d’origine des produits mis en vente sur le territoire de l’Union européenne ; « conduire une action d’influence » visant à étendre le champ de protection des indications d’origine protégées aux produits non alimentaires ; Au niveau national : mettre en place une mention « made in », facultative à trois niveaux, en fonction du pourcentage de valeur ajoutée acquise sur le territoire français ; créer un label fédérateur faisant l’objet d’une certification, dont l’origine serait le principal critère de définition ; utiliser des outils de télécommunication et d’internet pour mettre en place une « carte d’identité des produits », aisément accessible au consommateur ; définir juridiquement les termes « label » et « label officiel » ; corollairement, réglementer le marché de la « labellisation » ; renforcer la qualité de l’information relative aux conditions de fabrication des produits à destination des personnes publiques ; créer une « mission de préfiguration », appelée à réaliser les études complémentaires nécessaires à la mise en place de ces différentes propositions. Rapport Yves Jego de mai 2010 (Mise en ligne Juin 2010) Autres brèves In OHMI veritas…ou l’incompétence des juridictions nationales pour connaître d’une action principale en nullité de marque communautaire (Mise en ligne Décembre 2009) Texto n’est pas une marque protégée (Mise en ligne Novembre 2009) L’appropriation d’un code de département à titre de marque (Mise en ligne Juillet 2008) Codification de la directive européenne sur les marques (Mise en ligne Décembre 2008) Le « magnétoscope numérique en ligne » condamné pour contrefaçon de marque (Mise en ligne Novembre 2008) Hôtels Méridien : Confirmation de la responsabilité du prestataire de noms de domaine (Mise en ligne Novembre 2008) Vers un dépôt électronique des marques françaises (Mise en ligne Septembre 2008) Lutte contre la contrefaçon : premier décret d’application (Mise en ligne Février 2008) Nullité d’une marque constituée de pictogrammes pour défaut de distinctivité (Mise en ligne Juin 2007) Le principe de spécialité (Mise en ligne Décembre 1998)

Actualités, Marques et noms de domaine

Dépôt électronique des marques françaises depuis 2008

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Par un ajout apparemment anodin à l’arrêté du 31 janvier 1992, l’arrêté du 2 septembre 2008 consacre en réalité le dépôt électronique des marques françaises. Désormais, lorsqu’ils sont établis et transmis à l’Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, les documents relatifs à des demandes d’enregistrement de marques (descriptifs avec couleurs, énoncé des caractéristiques, code d’identification internationalement reconnu de couleur, etc.) sont réputés satisfaire aux exigences relatives au nombre d’exemplaires requis. A ce jour, seul un formulaire de dépôt interactif était disponible, qu’il fallait ensuite imprimer en cinq exemplaires à renvoyer dûment signés à l’INPI. Le dépôt électronique n’est pas encore opérationnel, mais devrait l’être très prochainement. Par ailleurs, afin de refléter la jurisprudence actuelle en matière de marques de couleurs , l’arrêté du 2 septembre 2008 exige que le déposant précise un code d’identification internationalement reconnu dans la description d’une marque exclusivement constituée de la représentation d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs. Arrêté du 2 septembre 2008, JO du 10 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Marques et noms de domaine, Référencement

Affaire Google du référencement payant

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Marques et noms de domaine Référencement Affaire Google du référencement payant : la cour de justice européenne se prononce Le 23 mars 2010, après deux ans d’attente, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la problématique du référencement payant. L’enjeu des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation en 2008 dans le cadre des affaires « Google » était de taille puisqu’il s’agissait d’arbitrer le débat entre partisans du droit des marques et défenseurs de la liberté de commercer sur Internet. Depuis 2001, Google finance son moteur de recherche en mettant à la disposition des internautes le programme de référencement payant Adwords, qui permet aux annonceurs de sélectionner et acheter des mots clés afin de donner accès, lorsqu’ils sont saisis par l’internaute, à une annonce publicitaire pointant vers le site de l’annonceur. Ce système de « liens commerciaux » est devenu un outil de communication majeur sur internet en même temps que la principale source de recettes du moteur de recherche. Pour autant, le succès de ce nouveau modèle économique a rapidement mis à jour le problème de la légalité de la mise à disposition et, corollairement, de la réservation, de mots clés correspondant à des signes protégés et notamment à des marques. Cette problématique, qui a donné lieu à de nombreux litiges tant en France qu’à l’étranger, a conduit la Cour de cassation a interroger, le 28 mai 2008, la Cour de justice des Communautés européennes devenue, entre temps, Cour de justice de l’Union européenne. L’utilisation d’un signe correspondant à une marque, comme mot clé, pour créer et afficher des liens promotionnels vers des sites tiers susceptibles d’être contrefaisants, constitue-t-‘il un usage susceptible d’être interdit par le droit des marques ? La CJUE répond à cette question et délimite les prérogatives de chacun. Dépassant les préconisations de l’Avocat général, elle refuse d’accorder un droit absolu aux titulaires de marques au détriment de la loi du marché, estimant que l’usage du mot clé par le prestataire de référencement ne s’inscrit pas « dans la vie des affaires » et n’est donc pas susceptible d’être contrefaisant. Cela n’emporte pas l’impunité des moteurs de recherche mais les place sous un régime de responsabilité plus souple qu’il s’agisse, selon leur degré d’intervention dans le choix et la sélection des mots clés, du régime de la responsabilité civile classique ou de la responsabilité du simple prestataire de stockage. L’action en contrefaçon continuera toutefois à prospérer contre les annonceurs dès lors qu’il existe une atteinte à la fonction essentielle de la marque, tel un risque de confusion quant à l’origine des produits visés par l’annonce… CJUE, gr. ch., 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute (Mise en ligne Juillet 2008) La propriété de l’adresse internet (Mise en ligne Mai 1996)

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Extension – L’enregistrement de marque générique et mauvaise foi

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Marques et noms de domaine Extensions L’enregistrement d’une marque générique sans intention de l’utiliser pour obtenir un nom de domaine en « .eu » en période Sunrise : comment évaluer la notion de mauvaise foi ? Le 10 février 2010, l’avocat général, Madame Trstenjak Verica, a rendu son opinion concernant une demande de décision préjudicielle soumise par l’Etat Autrichien à propos dune marque générique enregistrées dans le seul but de pouvoir enregistrer des noms de domaine en « .eu » en période Sunrise. Dans cette affaire, une société autrichienne (Internetportal und Marketing GmbH), avait en août 2005, procédé à l’enregistrement en Suède de 33 marques génériques en langue allemande, dont la marque R&E&I&F&E&N, signifiant « pneu » en allemand, et ce dans le seul but de pouvoir enregistrer le nom de domaine reifen.eu en période « sunrise » des noms de domaine en « .eu », soit entre le 7 décembre 2005et le 6 avril 2006. Contestant cet enregistrement, le titulaire de la marque Benelux REI FEN enregistrée en 2005, a formé un recours ADR (solution alternative aux litiges) devant la Cour d’arbitrage tchèque. Par décision ADR n°00910 du 24 juillet 2006, le transfert du nom de domaine reifen.eu a été ordonné par la Cour d’arbitrage tchèque au profit du titulaire de la marque Benelux. Comme le prévoit l’article 22 (13) du règlement ADR, le titulaire du nom de domaine reifen.eu s’est opposé au transfert du nom de domaine reifen.fr en formant un recours devant les juridictions autrichiennes dans les 30 jours de la décision. Les juridictions inférieures ayant confirmé la décision de la Cour d’arbitrage tchèque et ayant ainsi confirmé le transfert du nom de domaine reifen.eu au profit du titulaire de la marque Benelux, la Cour suprême autrichienne, saisie du litige, a posé à la Cour de justice des Communautés européennes les 5 questions préjudicielles suivantes : 1 – L’article 21, paragraphe 1, sous A du règlement n° 874-2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un droit au sens de cette disposition existe même : lorsque la marque a été enregistrée uniquement dans le but de pouvoir demander au cours de la première phase de procédure d’enregistrement par étape l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une dénomination générique -tirée de la langue allemande-, sans intention d’utiliser cette marque pour des produits ou des services ? lorsque la marque sur laquelle se fonde l’enregistrement du nom de domaine et qui correspond à une dénomination générique tirée de la langue allemande s’écarte du nom de domaine dans la mesure où elle contient des caractères spéciaux qui ont été éliminés du nom de domaine, bien que ceux-ci auraient pu être exprimés par des caractères normaux et que leur élimination a pour effet que le nom de domaine peut être distingué de la marque de risque de confusion ? 2 – L’article 21, paragraphe 1, sous A dudit règlement doit-il être interprété en ce sens qu’un intérêt légitime n’existe que dans les cas prévus à l’article 21 paragraphe 2 ? En cas de réponse négative à cette question : 3 – Existe-t-il également un intérêt légitime au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous A du règlement lorsque le titulaire du nom de domaine qui correspond à une dénomination générique tirée de la langue allemande est utilisée pour un site internet thématique ? En cas de réponse positive aux première et troisième questions : 4 – L’article 21, paragraphe 3 du règlement doit-il être interprété en ce sens que seuls les faits énumérés sous A, de cette disposition permettent de fonder la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous B du règlement ? En cas de réponse négative à cette question : 5 – Peut-on considérer que l’on se trouve en présence de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous B lorsque le nom de domaine a été enregistré lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étape sur la base d’une marque correspondant à une dénomination générique, tirée de la langue allemande, marque que le titulaire du nom de domaine a acquise que dans le seul but de pouvoir demander l’enregistrement du nom de domaine lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étape et ainsi précéder d’autres personnes intéressées et donc en tout état de cause également des titulaires des droits de marques ? Le 10 février 2010, l’avocat général, Madame Trstenjak Verica, a rendu son opinion, dont il ressort trois enseignements. Premier enseignement : au titre de la question de l’existence d’un droit au sens de l’article 21 du paragraphe 1 du règlement 874/2004, l’avocat général considère qu’il incombe aux seules autorités administratives nationales d’invalider une marque ou de la déclarer nulle. Ainsi, pour l’avocat général, alors même qu’une marque devrait faire l’objet d’une procédure en vue d’obtenir sa déchéance ou sa nullité, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration en ce sens, elle doit être considérée comme conférant un droit. Deuxième enseignement : au sujet de l’existence d’un intérêt légitime, l’avocat général rappelle que la question de l’existence d’un droit et d’un intérêt légitime ne sont pas des questions cumulatives mais alternatives au sens du règlement 874/2004. En conséquence, pour l’avocat général, dans la mesure où un droit a été reconnu, il ne lui parait pas nécessaire d’examiner l’existence ou non d’un intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine. Il reste, selon l’avocat général, que la simple déclaration d’intention d’utiliser un site internet ne suffit pas à rapporter preuve de l’existence d’un intérêt légitime en cas d’enregistrement de nom de domaine en période Sunrise. Troisième enseignement : Enfin, concernant l’existence ou non d’une mauvaise foi de la part du titulaire du nom de domaine, l’avocat général considère qu’il convient de prendre en considération tous les facteurs de la cause, la mauvaise foi devant être appréciée de façon globale. Pour l’avocat général, les facteurs suivants peuvent être considérés comme signe de mauvaise foi : – le fait d’enregistrer une marque générique dans un état membre

Contrefaçon, Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice, Marques et noms de domaine

L’indemnisation du préjudice résultant du « parking » de noms de domaine

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Dans cette affaire, deux sociétés exploitant des sites internet proposant l’achat, l’enregistrement et le stockage (parking) de noms de domaine, et une société ayant bénéficié de ces services, ont été mises en cause pour avoir porté atteinte aux signes distinctifs (marque, nom commercial et noms de domaine) d’une autre société exerçant son activité sur internet.

Contrefaçon, Marques et noms de domaine

marque : La ratification du traité de Singapour en France

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Marques et noms de domaine Traités internationaux Ratification du traité de Singapour sur le droit des marques La France vient de ratifier le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006, sous la direction de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce traité est actuellement en vigueur dans 11 Etats : Australie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Kirhizistan, Lettonie, République de Modova, Roumanie, Singapour et Suisse. Il entrera en vigueur en Pologne le 2 juillet 2009 et en Estonie le 14 août 2009. Le traité de Singapour révise le traité sur le droit des marques de 1994, qui a harmonisé et simplifié les procédures nationales de dépôt et d’enregistrement des marques en réduisant les formalités exigées par les offices de propriété industrielle. Il contient 32 articles, un règlement d’exécution de 10 règles, ainsi qu’une résolution relative à l’assistance technique pour faciliter sa mise en oeuvre dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Le champ d’application de ce traité est relativement large, puisqu’il s’applique aux marques de produits et/ou de services « consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques » en vertu de la législation de la Partie contractante. En revanche les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie n’entrent pas dans le champ d’application du présent traité. Les principales dispositions portent, notamment, sur les formalités de demande d’enregistrement, de renouvellement, d’inscription de licence de marque, ainsi que sur les relations entre les titulaires de marque et les offices de propriété industrielle. Loi n° 2009-582 du 25 mai 2009 Traité de Singapour du 27 mars 2006 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves   Le traité de Singapour sur la voie de la ratification en France (Mise en ligne Mars 2009)  

Marques et noms de domaine, Marques notoires

L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008

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Marques et noms de domaine Marques notoires L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 adoptée en application de l’article 134 loi n°2008-77 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a notamment modifié sensiblement le régime applicable aux marques. Les évolutions les plus notables concernent le régime de la marque de renommée, la procédure d’opposition et les formalités d’inscriptions au registre national des marques. Les dispositions modifiées de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la protection élargie de la marque de renommée intègrent partiellement l’évolution jurisprudentielle communautaire adoptée par la Cour de cassation. Il est dorénavant inscrit dans la loi que la protection d’une marque de renommée s’applique non seulement en cas de reproduction, mais également en cas d’imitation de la marque de renommée. En revanche, la modification de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne reflète pas la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes selon laquelle le régime plus favorable de la marque de renommée s’exerce en cas de reproduction ou d’imitation d’une marque de renommée non seulement pour des produits et services non similaires à ceux visés par la marque de renommée, mais encore pour désigner des produit et/ou des services identiques. Il est rappelé que le régime d’une marque de renommée est plus favorable dans la mesure où « il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque » , le risque de confusion n’ayant pas à être justifié. Par ailleurs, les modalités de suspension de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque française sont modifiées. Jusqu’à présent, les parties demeuraient libres de définir la durée de la suspension et/ou des suspensions successives, sans toutefois que la durée totale de suspension puisse excéder six mois. Désormais la suspension de la procédure d’opposition est nécessairement demandée pour une période de trois mois renouvelable une fois (nouvel article L712-4 c) du Code de la propriété intellectuelle). Enfin, l’obligation, aux fins d’opposabilité aux tiers, de procéder aux inscriptions des transmissions et des modifications des droits attachés à une marque s’appliquent désormais aux marques enregistrées, mais également aux marques déposées. Cette obligation est néanmoins tempérée par deux nouvelles dispositions issues de la loi du 4 août 2008, selon lesquelles : « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits » (article L714-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle) ; « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » (article L714-7 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle). Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Hôtels Méridien : Confirmation de la responsabilité du prestataire de noms de domaine (Mise en ligne Novembre 2008)

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