Marques et noms de domaine

Marques de l'Union européenne EUIPO, Marques et noms de domaine

Codification directive européenne marque enregistrement

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Marques et noms de domaine Marque communautaire Codification de la directive européenne sur les marques Dans un esprit de clarification et de rationalisation, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne ont procédé à la codification de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 sur les marques par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 8 novembre 2008. Cette directive qui vient donc remplacer la directive du 21 décembre 1988 ne devrait cependant pas apporter de modifications majeures, les seules annoncées, notamment par le Comité économique et social étant celles, formelles, inhérentes aux opérations de codification. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Appréciation du risque de confusion entre deux marques en matière informatique (Mise en ligne Octobre 2008) Abrogation du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Mise en ligne Décembre 2006)

Dépôt frauduleux, Marques et noms de domaine

L’Oréal victime de cybersquatting

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Marques et noms de domaine Dépôt frauduleux L’Oréal victime de cybersquatting La société L’Oréal a constaté que le nom de domaine a été réservé en juin 2007 par une personne physique. Ce nom de domaine dirigeait vers une page proposant des liens sponsorisés (et notamment des liens pornographiques), puis vers une page de liens commerciaux dans divers domaines et a été parqué sur le site “Sedo” à des fins de vente. La marque DOP étant une marque ancienne et notoire spécialement auprès du public français, la société L’Oréal a tenté d’obtenir à l’amiable le transfert du nom de domaine. Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, la société L’Oréal a engagé une procédure alternative de règlement des litiges auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. L’expert nommé pour trancher le litige a considéré que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ont été fait en violation des droits de la société L’Oréal. En effet, même si le terme “dop” est une banale combinaison de trois lettres, dépourvue de signification linguistique particulière, l’expert relève que l’enregistrement du nom de domaine en “.fr” a été effectué, précisément, dans le pays où la dénomination DOP jouit de la plus grande notoriété et que, de ce fait, il diffère des enregistrements dans d’autres pays, et par conséquent, qu’il porte un préjudice tout particulier au titulaire des marques déposées par L’Oréal. En ce qui concerne l’utilisation du nom de domaine litigieux, l’expert a considéré qu’elle a été faite dans des conditions qui ont pu porter préjudice à L’Oréal, en raison notamment des liens pornographiques qui ont pu y être associés. Par ailleurs, le déposant du nom de domaine a pu, à un moment, avoir l’intention de le céder à L’Oréal, ce qui vient confirmer qu’il n’avait pas réellement de justification à devoir s’en servir pour le développement de sa propre activité, activité dont il s’avère qu’il pouvait la mener sous d’autres dénominations que celle qu’il avait choisie et qui portait atteinte aux marques L’Oréal. Décision OMPI, litige n° DFR2008-0003, 25 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008) Autres brèves L’attribution frauduleuse et déloyale d’un nom de domaine (Mise en ligne Mars 1999)

Contrefaçon, Marques et noms de domaine

contrefaçon de marque compétence du tribunal de grande instance

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Marques et noms de domaine Contrefaçon Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon Toutes les actions en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles et de marques, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2009 (1), en apportant une précision utile sur la compétence territoriale des tribunaux. Saisi d’une affaire relative à des faits de contrefaçon commis à Paris et opposant deux sociétés ayant leur siège social en ce même lieu, le Tribunal de commerce de Paris s’était déclaré compétent. Non satisfaite de cette décision, la défenderesse a formé un contredit devant la Cour d’appel de Paris et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 42 et 46 du Code de procédure civile. Les juges de la cour d’appel ont examiné la question, non seulement au regard des dispositions de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 (2) et de l’article 135 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 (3), mais également en vertu des règles de compétence territoriale du Code de procédure civile. Ils ont décidé que « depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la publication au journal officiel de la première de ces deux lois, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L331-1, L521-3-1 et 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n’ait toujours pas été publié, dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication du décret ». Rappelons que, selon les lois précitées, les actions en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles industriels et de marques, qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsque les actions et les demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique/de dessins et modèles industriels ou de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Elles prévoient, également, que les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions et demandes doivent être désignés par voie réglementaire. A ce jour, aucun décret n’a été publié en ce sens. La décision de la Cour d’appel de Paris vient pallier l’incertitude inhérente à ce défaut de publication. Sauf revirement de jurisprudence, il est désormais acquis que chaque tribunal de grande instance est compétent territorialement, selon les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, pour toutes les actions et demandes en matière de contrefaçon précitées. (1) CA Paris 11 février 2009 (2) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ; (3) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque (Mise en ligne Mai 2008) Contrefaçon par imitation : quels critères ? (Mise en ligne Décembre 2007) La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques (Mise en ligne Décembre 2007) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées (Mise en ligne Octobre 2007) Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque (Mise en ligne Juillet-Août 2007) La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… (Mise en ligne Juillet 2007) L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant (Mise en ligne Avril 2007) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon (Mise en ligne Février 2007)

Marques et noms de domaine, Référencement

utilisation de marques à titre de métatags

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Internet contentieux Pénal numérique L’utilisation de marques à titre de métatags Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents. TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997 (Mise en ligne Août 1997)

Marques de l'Union européenne EUIPO, Marques et noms de domaine

OHMI incompétence nationale pour une marque communautaire

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Propriété industrielle Contentieux Europe In OHMI veritas… ou l’incompétence des juridictions nationales pour connaître d’une action principale en nullité de marque communautaire Par un arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de cassation s’est, une nouvelle fois, prononcée sur les questions de compétence relatives aux litiges relevant du droit des marques commis sur Internet. En l’espèce, une société Périssé Père et Fils, exploitant un domaine viticole sous le nom Domaine de Malartic, a assigné la Société Civile du Château Malartic Lagravière, exploitant du cru Pessac Léognan éponyme, en annulation de ses marques française et communautaires composées du signe « Malartic ». Retenant que les marques litigieuses sont exploitées sur Internet, elle a choisi d’engager l’action devant le tribunal de grande instance de son domicile en application de l’option de compétence offerte, en matière délictuelle, par l’article 46 al.2 du Code de procédure civile. La société du Château Malartic Lagravière a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance d’Auch au profit de celui de Bordeaux, faisant valoir que, faute de demander une réparation indemnitaire, l’action engagée par la société Périssé Père et Fils serait dépourvue de préjudice et ne saurait donc s’analyser en une action en responsabilité quasi délictuelle telle que visée par la loi. Déboutée en première instance et en appel, la société du Château Malartic Lagravière a formé un pourvoi en cassation donnant lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009. L’intérêt de la décision est double puisqu’elle se prononce, non seulement sur la compétence territoriale générale mais également sur la compétence matérielle en matière de marques communautaires. Sur le premier point, rappelant que les faits ont été constatés sur Internet, la Cour de cassation rappelle que « (…) le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l’annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, (…), la cour d’appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance d’Auch, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût ce sur l’ensemble du territoire national ». La question ne soulevait pas de difficulté particulière et donne ainsi lieu à une solution des plus classiques, tout au moins s’agissant des marques françaises. Car, s’agissant des marques communautaires, la solution rendu est tout autre. En effet, si le débat n’a porté jusqu’alors sur la question de la compétence territoriale générale, la Cour de cassation, relevant le moyen d’office, distingue les marques nationales et communautaires pour rappeler le régime propre à ces dernières. Confirmant la compétence du tribunal du fait dommageable s’agissant de l’action engagée à l’encontre des marques françaises, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré compétente une juridiction nationale pour connaître des demandes d’annulation, à titre principal, de marques communautaires en violation des articles 51 et 52 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 devenus articles 52 et 53 Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009. Elle rappelle qu’aux termes de ces articles, que les demandes d’annulation de marque communautaire à titre principal, sont présentée directement devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et que les tribunaux ne sont compétents en la matière que dans le cadre d’une demande reconventionnelle ou d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation renvoie donc la société Périssé Père et Fils à mieux se pourvoir s’agissant de la demande d’annulation des marques communautaires composée du terme « malartic ». En tout état de cause, on relèvera que, quand bien même l’action aurait été formée à titre reconventionnel, le tribunal de grande instance d’Auch saisi n’est pas un « tribunal des marques communautaires », lesquelles relèvent, en France, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal saisi aurait donc, en tout état de cause être déclaré incompétent pour en connaître. Cass. com. 7 juillet 2009 (Mise en ligne Novembre 2009) Autres brèves Harmonisation européenne de la répression pénale des infractions

Marques et noms de domaine, Référencement

Le référencement payant à l’encontre des titulaires de marques

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Propriété industrielle – Contentieux Référencement Vers la consécration du référencement payant contre les titulaires de marques ? C’est ce qui pourrait se produire si la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) suivent les conclusions rendues le 22 septembre 2009 par l’avocat général dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation concernant les affaires Google. Pour mémoire, dans la première affaire, Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier, la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises et communautaire renommées VUITTON, LOUIS VUITTON et LV reprochait aux sociétés Google France, Google, Inc 1) de proposer aux annonceurs d’acheter les mots clefs correspondant aux marques précitées seuls ou associés à des termes tels que «imitation», «réplique» et «copie» et 2) l’affichage de liens commerciaux vers des sites proposant des produits de contrefaçon de ses marques. La seconde affaire opposait les sociétés Viaticum et Luteciel, titulaires des marques françaises BOUSE DES VOLS, BOURSE DES VOYAGES et BVD à la société Google France. Les premières reprochaient à la seconde le déclenchement de liens commerciaux pointant vers de sites proposant des produits identiques ou similaires à ceux couverts par leurs marques. Dans la troisième affaire, le Centre National de recherches en relations humaines SARL (CNRRH), licencié de la marque EUROCHALLENGES et le titulaire de cette dernière avait assigné Google France et la société Tiger SARL aux motifs qu’une requête « eurochallenges » réalisée à partir du moteur de recherche Google permettait d’accéder à des annonces commerciales pointant vers des sites proposant des produits identiques ou similaires à la marque. Dans les trois cas, il a été établi que le moteur de recherche permettait de sélectionner , à titre de mot clés, les marques litigieuses. Dans les trois affaires, Google a été condamnée en première instance et en appel entraînant une vive polémique entre les partisans du droit des marques d’une part et les tenants de la liberté du commerce voire de la liberté d’expression sur internet. Dans le cadre de ces pourvois, la Cour de cassation a saisi la CJCE des questions préjudicielles suivantes : Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89 / 104 / CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40 / 94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent- ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots- clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’ affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait- il s’ opposer à un tel usage, sur le fondement de l’ article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’ article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ? Dans l’ hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’ être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut- il être considéré comme fournissant un service de la société de l’ information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’ article 14 de la Directive 2000 / 31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’ il ait été informé par le titulaire de marque de l’ usage illicite du signe par l’ annonceur ? La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d’un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? Très attendue, la réponse de la CJCE devrait intervenir dans les prochains mois. Néanmoins, une première tendance peut être dégagée des conclusions de l’avocat général rendues le 22 septembre 2009 lequel invite la Cour à répondre à ces questions de la manière suivante : « 1) La sélection par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d’un mot clef déclenchant, en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier en vertu de l’article 5 de la première directive 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. 2) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 et l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent se comprendre comme signifiant qu’un titulaire de marque ne peut pas interdire au prestataire d’un service de référencement payant de mettre à la disposition d’annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées ou d’organiser dans le cadre du contrat de référencement la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots clefs. 3) Dans le cas où les marques sont renommées,

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Typosquatting : une décision innovante

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Marques et noms de domaine Typosquatting Un singulier typosquatting et une décision innovante Imaginative, une société W. V. avait réservé trois noms de domaine imitant le signe 2xmoinscher.com, sur lequel une société T. de revente à distance d’objets neufs et d’occasion détient des droits à titre de marques, de nom commercial et de noms de domaine. Son ingéniosité tenait non pas à l’imitation en elle-même, mais au système de redirection qu’elle avait mis en place : redirection vers le site internet www.2xmoinscher.com, édité par la société T. Opération non désintéressée, à défaut d’être lucrative. La société W.V. s’était notamment affiliée à la société C. qui a créé un réseau constitué d’annonceurs, dont la société T., et d’éditeurs de sites internet. L’affiliation permettait à la société W.V. d’être rémunérée par la société C. à chaque fois qu’un internaute visitait le site www.2xmoinscher.com en tapant une adresse composée avec les trois noms de domaine qu’elle avait enregistrés et qui correspondaient à des fautes de frappe par rapport à l’adresse exacte : 2xmoinschers.fr, 2moinscher.fr, 2xmoinscheres.com. La société C. est elle-même rétribuée par les annonceurs en fonction du trafic généré. Le tribunal de grande instance de Paris a sanctionné ce montage, le 2 avril 2009. La motivation des juges mérite d’être examinée. Ils rejettent, en effet, le fondement de la contrefaçon de marques et de droit d’auteur, ainsi que celui de l’atteinte au nom commercial pour retenir exclusivement celui de l’atteinte aux noms de domaine de la société T. La contrefaçon de marques de la société T. est écartée par les juges, au motif que la société W.V. n’a pas utilisé les noms de domaine litigieux en tant qu’adresse d’un site Internet sur lequel elle aurait présenté ses propres produits et services mais « uniquement pour réorienter les internautes vers le propre site de la demanderesse ». En effet, la contrefaçon « n’est réalisée que lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers ». Pour les juges de première instance, cet usage n’est pas constitutif d’un « usage à titre de marque ». De même, l’atteinte au nom commercial est refusée, dans la mesure où, selon le tribunal, le système mis en place par la société W.V redirigeait les internautes « moyennement attentifs » vers le site de la société T., sans qu’ils pussent identifier l’action de la société W. Enfin, les juges considèrent que la contrefaçon du titre et du site internet de la société T. n’est pas caractérisée en l’absence de création de site internet par la société W.V. et du défaut de démonstration de l’originalité du nom du site de la société T. Sur ce dernier point, les juges soulignent que « le critère de l’investissement n’est pas pris en compte pour la protection des titres des œuvres de l’esprit ». En revanche, les juges condamnent la société W.V. pour s’être appropriée la valeur économique des noms de domaine enregistrés et exploités par la société T., qui a subi de ce fait un préjudice « tant matériel que moral tenant au versement par elle d’une rémunération injustifiée » à la société W.V. A cette fin et entre autres motifs, ils soulignent que la société W.V. « ne crée aucune valeur, mais se contente d’exploiter, sans son accord, celle que la société T. a su conférer à son site par son savoir-faire et ses investissements ». Le mécanisme de redirection mis en place par la société W.V. aboutit en effet à une captation d’une partie du trafic du site internet de la société T. L’appropriation de la valeur économique des noms de domaine constitue une motivation innovante et particulièrement intéressante, dans des cas d’espèces où il n’existe pas d’agissements contrefaisants au sens strict des textes du Code de la propriété intellectuelle. TGI Paris 2 avril 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

Marques et noms de domaine, Procédures alternatives UDRP - ADR

Procédures UDRP – Alain Bensoussan Expert

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UDRP Alain Bensoussan Expert OMPI DWS2008-0008 23 0 12009 Compagnie Gervais Danone OMPI D2003-0636 21 11 2003 Médias Transcontinental Inc. contre Virtual Network SA et autre OMPI DBZ2003-0001 01 09 2003 Produits Berger OMPI D2003-0392 28 08 2003 Produits Berger contre Wellmark Supplies OMPI D2002-0610 11 12 2002 Produits Berger contre Kikakuya Inc. OMPI D2002-0825 26 11 2002 Produits Berger OMPI D2002-0436 13 08 2002 Produits Berger OMPI D2002-0518 06 08 2002 Produits Berger contre Standard Project Limited OMPI D2002-0464 27 07 2002 Editions en Direct OMPI D2001-0367 10 05 2001 Fun and Fly OMPI D2000-1703 26 04 2001 Zebank OMPI D2000-1486 28 03 2001 Gueydon SA, Logitoys EURL OMPI D2000-1438 08 02 2001 HCS Misco OMPI D2000-0395 07 08 2000 Ermenegildo Zegna Corporation contre Estco Enterprises Ltd OMPI D2000-0532 20 07 2000 Unione Calcio Sampdoria SpA contre Titan Hancocks OMPI D2000-0130 14 06 2000 E. I. du Pont de Nemours and Company contre Avant Garde Composition

Marques et noms de domaine

Procédure UDRP: dix ans après

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Marques et noms de domaine Statistiques OMPI Dix ans après son adoption, la procédure UDRP fait face à de nouveaux défis Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a connu un record d’activité avec 2329 plaintes déposées en 2008, et même s’il connaît un léger ralentissement du à la crise économique en 2009 (1), son succès ne se dément pas, faisant des Principes UDRP, une référence internationale en matière de règlement des conflits de noms de domaine. Avec 1754 plaintes déposées à ce jour, la France se situe au second rang des plaignants, derrière les Etats-Unis et devant le Royaume-Uni, tandis que les défendeurs se situent principalement aux Etats-Unis, Royaume-Uni et en Chine. Si les noms de domaine squattés dépendent, pour beaucoup de l’actualité et des centres d’intérêt du public à un moment donné, les principaux secteurs touchés sont, de manière récurrente : les biotechnologies et produits pharmaceutiques (9,9%) ; la banque et la finance (9,4%) ; l’Internet et l’informatique (8,8%). Le projet d’une eUDRP : Signe des temps et afin d’améliorer le traitement de la procédure, l’OMPI a proposé à l’ICANN de dématérialiser totalement la procédure UDRP, afin de rendre cette dernière plus respectueuse de l’environnement, moins lourde et partant, plus efficace. La proposition ayant été soumise aux commentaires du public durant l’été, l’ICANN évaluera, dans les prochains mois, l’impact de la mise en œuvre de cette proposition sur le fonctionnement de la procédure. Par ailleurs, l’ouverture prochaine par l’ICANN de nouveaux domaines génériques – les premières demandes sont attendues au cours du premier trimestre 2010 – suscite la crainte des titulaires de marques. Ces derniers appréhendent en effet de nouvelles vagues de cybersquatting, non plus seulement au niveau de l’enregistrement des noms de domaine à venir, mais au niveau du domaine lui-même, dont le terme sera déterminé par le service d’enregistrement candidat. Dans ce cadre, l’OMPI a collaboré avec l’ICANN, afin de définir des règles propres, non seulement à protéger les droits des titulaires de marques existants, mais également à « garantir la fiabilité du système d’adressage de l’Internet ». Fort de son expérience, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI administrera les litiges à venir au cours de la phase de dépôt des demandes de domaines génériques. Il a également invité l’ICANN à prévoir une procédure de règlement postérieure à l’attribution de ces nouveaux domaines. OMPI, Communiqué du 16 mars 2009 Paru dans la JTIT n°92/2009 p.8 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves Analyse des procédures UDRP administrées par l’OMPI en 2008 (Mise en ligne Mars 2009)

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Antériorité d’un nom de domaine sur d’autres signes distinctifs

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Marques et noms de domaine Principe d’antériorité L’antériorité d’un nom de domaine sur les autres signes distinctifs La Cour de cassation, par arrêt en date du 26 mai 2009, a confirmé qu’un nom de domaine est de nature à antérioriser un autre nom de domaine ou tout autre type de signe distinctif. L’espèce concernait deux sociétés immobilières exploitant la dénomination « Azur Villa » à titre de dénomination sociale, de marque et de nom de domaine. La première société avait enregistré le nom de domaine « azurvilla.com » en 1997 et déposé la marque « Azur Villa » en 2002. L’autre partie a, quant à elle, enregistré le nom de domaine « azurvilla.net » en 2001. La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’Aix en Provence d’avoir jugé, sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu’un nom de domaine peut constituer une antériorité opposable à une marque postérieure. La Cour de cassation a ainsi affirmé que la responsabilité civile d’une société seconde peut être recherchée pour concurrence déloyale, dès lors qu’une société première démontre avoir une antériorité chronologique sur le terme en litige et exerce sa profession dans le même secteur d’activités. Cass. com. 26 mai 2009 (Mise en ligne Juillet 2009)

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

L’appellation d’un site correspond à l’enseigne

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Marques et noms de domaine Enseigne L’appellation d’un site correspond sur le plan électronique à l’enseigne Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris a considéré que « l’appellation d’un site correspond, sur le plan électronique, à l’enseigne ». En l’espèce, il s’agissait de l’utilisation des termes « soldes » ou de ses dérivés, en dehors des périodes autorisées, dans le nom de domaine du site « soldeurs.com ». Le tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article L 310-3, « dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus ». Malgré l’absence de référence à l’adresse internet d’un site dans les dispositions précitées, le tribunal a assimilé le nom de domaine à une enseigne. TGI Paris 31ème ch. 8 avril 2005 (Mise en ligne Mai 2009)

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Les conditions de lancement d’une nouvelle extension

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Internet contentieux Nom de domaine Lancement d’une nouvelle extension et précautions à prendre pour le titulaire de la marque Le titulaire de la marque BECHSTEIN n’a pas enregistré le nom de domaine correspondant à sa marque au moment de l’ouverture du .mobi. Le défendeur a donc considéré qu’il était en droit d’enregistrer le nom de domaine bechstein.mobi. Pour l’expert OMPI, le fait qu’un titulaire de marque n’enregistre pas le nom de domaine correspondant à sa marque en période de lancement d’une nouvelle extension ne donne pas droit à un tiers d’enregistrer ce nom de domaine. OMPI Case n°2008-1528 bechstein.mobi (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Les conditions requises au transfert d’un nom de domaine litigieux (Mise en ligne Novembre 2008) Définition du cybersquatting (Mise en ligne Avril 2008) Utilisation comme signe distinctif du nom d’une collectivité territoriale (Mise en ligne Février 2008) Confirmation du droit de propriété sur le nom de domaine « pagesjaunes.com » (Mise en ligne Décembre 2007) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées (Mise en ligne Octobre 2007) Les nouvelles règles de gestion des noms de domaine sur le territoire national (Mise en ligne Février 2007) La protection des noms de domaine de personnes politiques (Mise en ligne Septembre 2007) Le titulaire du nom de domaine d’un site n’est pas nécessairement l’éditeur du site (Mise en ligne Septembre 2006) Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute (Mise en ligne Juillet 2006) L’ouverture du .fr aux personnes physiques et morales (Mise en ligne Juin 2006) La zone « .fr » : une zone de droit (Mise en ligne Mai 2004) Le principe de spécialité (Mise en ligne Décembre 1998) L’attribution frauduleuse et déloyale d’un nom de domaine (Mise en ligne Mars 1999) L’enregistrement d’un nom géographique (Mise en ligne Octobre 1998) La contrefaçon d’un nom géographique (Mise en ligne Août 1997) La propriété de l’adresse internet (Mise en ligne Mai 1996)

Actualités, Evénement, Marques et noms de domaine, Procédures alternatives UDRP - ADR, Revue de presse

PREDEC une procédure de résolution des litiges du .fr qui séduit

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Interview du mois Mme Isabel Toutaud, Responsable juridique de l’Afnic Pouvez-vous nous présenter brièvement cette nouvelle procédure dénommée PREDEC ? Depuis la publication du décret du 6 février 2007 venu renforcer la protection de certains signes, nous avons été sollicités par bon nombre d’acteurs qui désiraient faire valoir leurs droits au regard des dispositions de ce décret. Il est vrai que le décret précise le rôle et les pouvoirs de l’office d’enregistrement du .fr en matière de résolution des litiges. Ainsi, très logiquement, les ayants droits se sont adressés à l’Afnic qui est en charge de la zone de nommage français. Pour y répondre, nous avons décidé de mettre en place, en juillet 2008, une procédure extra-judiciaire de résolution des litiges qui ne remplace pas les solutions déjà existantes, à savoir l’arbitrage proposé par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelles), ou les médiations ou recommandations du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) ou du FDI (Forum des Droits de l’Internet). Quelles sont les conditions permettant de mettre en œuvre cette procédure ? Pour pouvoir déposer une demande auprès de l’Afnic, l’ayant droit doit être éligible au titre des dispositions des articles R 20-44-43 à 46 (par exemple, les institutions nationales, les collectivités territoriales, mais aussi les titulaires de droit de propriété intellectuelle, etc…). Nous ne rendons de décision que dans des cas d’atteinte manifeste aux dispositions du décret. Ces cas sont précisés sur le site web de l’Afnic (1). Cette procédure permet d’obtenir une décision de transmission ou de suppression du nom de domaine dans un délai de 45 jours minimum. Pendant toute la durée de la procédure, le nom de domaine est gelé. Avant l’exécution de la décision, nous permettons à chacune des parties de saisir les juridictions nationales ou d’ouvrir une Procédure Alternative de Résolution des Litiges (PARL), conformément aux dispositions de la charte et, en cas de désaccord sur la décision, les parties peuvent recourir à une PARL. En pratique, comment peut-on ouvrir une procédure PREDEC ? C’est très simple, il suffit de créer un compte sur la plateforme dédiée à PREDEC et de saisir sa demande en ligne. Mais j’insiste sur un point, le demandeur doit motiver sa demande en déposant un dossier complet accompagné de toutes les pièces utiles à sa requête. En effet, nous avons fait le choix de ne pas procéder à des recherches complémentaires et rendons nos décisions selon les pièces transmises. Le demandeur doit faire l’effort de prouver l’absence de droit et d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine à faire valoir sur ce nom et son éventuelle mauvaise foi. Le titulaire du nom de domaine litigieux est informé de l’ouverture de la procédure par email, mais également par courrier postal ; il dispose d’un délai de 15 jours pour répondre aux arguments du demandeur et utilise, pour ce faire, la plateforme en ligne. Depuis son ouverture, nous avons déjà traité plus d’une quarantaine de dossiers. Les décisions sont publiées sur le site web de la plateforme. Je vous invite à les consulter. Les premiers échos sont très positifs. En effet, cette procédure est rapide, facile d’accès et peu onéreuse (les frais de procédure s’élèvent à 250 euros HT par nom de domaine). Par ailleurs, elle s’inscrit parfaitement dans le prolongement de la politique de gestion des litiges pour les domaines internet français, mise en place par l’Afnic depuis plusieurs années. (1) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°85/2009

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Propriété intellectuelle nouvelle procédure extrajudiciaire

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Propriété intellectuelle Procédures extrajudiciaires Nouvelle procédure extrajudiciaire de résolution des litiges sur les noms de domaine «.fr» Anticipant sur les fonctions mises à la charge des offices d’enregistrement par le décret n°2007-162 du 6 février 2007, le gestionnaire actuel du « .fr », l’AFNIC propose désormais une procédure de résolution des litiges portant sur des noms de domaine « .fr » qui lui est spécifique. Cette procédure est limitée aux seuls cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007. Ainsi, la reproduction à l’identique de la dénomination d’une collectivité territoriale sans l’autorisation de l’assemblée délibérante, ou d’une marque sans que le titulaire dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et sans qu’il agisse de bonne foi constituent, par exemple, des violations manifestes sur lesquelles l’AFNIC pourra se prononcer. Aucune indemnité financière ne sera accordée dans le cadre de cette procédure. Seules des mesures de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine contesté pourront être ordonnées. Il s’agit d’une procédure rapide au coût modique (250 euros hors taxes par nom de domaine) qui sera menée à partir d’un espace sécurisé accessible sur le site internet de l’AFNIC. Règlement Afnic du 22 juillet 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Marques de l'Union européenne EUIPO, Marques et noms de domaine

Marques et noms de domaine : les règlements CE

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Marques et noms de domaine Les règlements CE Règlement CE 874/2004 du 28 avril 2004 « Public Policy Rules » Règlement CE 733/2002 du 22 avril 2002 « Mise en oeuvre EU » Règlement CE 216/96 du 5 février 1996 « Règlement de procédure des chambres de recours » Règlement CE 2869/95 du 13 décembre 1995 « Règlement sur les taxes (RTMC) » Règlement CE 2868/95 du 13 décembre 1995 « Règlement d’exécution (REMC) » Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 « Règlement de base (RMC) » Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 « Rapprochement des législations sur les marques »

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Base whois

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Marques et noms de domaine Base Whois Procédure UDRP et fiabilité de la base Whois Pour réagir aux nombreuses appropriations illicites des noms de marque sur Internet, l’ICANN a mis en place une procédure de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, dite procédure UDRP (Uniform Domain Name Resolution Policy) permettant d’obtenir la radiation ou le transfert d’un nom de domaine sous la triple condition que le nom de domaine soit identique ou semblable au point de prêter à confusion avec un droit de marque antérieur, que le défendeur titulaire du nom de domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu’il l’a enregistré et utilisé de mauvaise foi. C’est la base Whois (contraction de who is ? – littéralement « qui est ? ») qui répertorie les informations techniques et administratives sur les noms de domaines. Or, le caractère erroné des coordonnées disponibles sur la fiche de l’annuaire Whois d’un nom de domaine peut être considéré par l’expert UDRP comme un signe d’absence d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine. Par ailleurs, le transfert du nom de domaine peut être ordonné au profit du demandeur en cas de défaut de réponse du défendeur. WIPO, Case No. D2008-1022 (Mise en ligne Septembre 2008)

Marques et noms de domaine, Référencement

Marques et noms de domaines Métatags

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Marques et noms de domaine Métatags L’utilisation de marques à titre de métatags Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents. TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Marques et noms de domaine : Enregistrement collectivités en .eu

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Marques et noms de domaine Enregistrement pour les collectivités dans le domaine internet .eu Depuis le 7 décembre 2005 et pour 4 mois, les enregistrements sous la zone «.eu» sont ouverts aux organismes publics français et notamment aux collectivités territoriales et leurs établissements publics (comme les EPCI). Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, le nom enregistrable peut correspondre à la dénomination complète des entités ou à l’acronyme sous lequel elles sont généralement désignées (par exemple, « cg-numéro du département » pour un conseil général) ou à l’appellation courante du territoire dont elles sont responsables («nom géographique»). Pour la France, les demandes sont vérifiées par le ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie – Direction générale des Entreprises- Service des Technologies et de la société de l’Information. Communiqué de presse du MINEFI du 6 décembre 2005 Isabelle Pottier Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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